申请人：安乐（北京）电影发行有限公司
委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
被申请人：北京变形文化经纪有限公司
申请人于2019年10月21日对第20283144号“吴承恩捉妖记”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标“吴承恩捉妖记”，完整包含了申请人第17896653A号“捉妖记”商标（以下称引证商标），已构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、《捉妖记》为知名电影名称，商业价值巨大。争议商标的注册损害了申请人的在先商品化权。三、被申请人注册争议商标具有明显的恶意，违反了诚实信用原则，构成不正当竞争，易造成不良社会影响。综上，申请人依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条第一款、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款及第四十五条第一款之规定，请求对争议商标予以宣告无效。
申请人向我委提交了以下主要证据（以光盘形式）：
1、作品登记证书及委托创作合同；
2、被申请人取得影片《聊斋之宅妖》摄制许可证；
3、申请人针对《捉妖记》的广告投放协议及宣传情况；
4、《捉妖记》版权授权证明书；
5、《捉妖记》公映许可证；
6、电影《捉妖记》网络报道；
7、《捉妖记》票房情况；
8、《捉妖记》获奖情况；
9、在先案例及相关裁定。
10、其他相关证据。
被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2016年6月13日向我局申请注册，2017年7月28日核准注册，核定使用在第9类计算机、眼镜等商品上。注册商标专用期至2027年7月27日止。
2、引证商标的注册申请时间早于争议商标的申请日，初步审定公告时间晚于争议商标的申请日，核定使用在第9类计算机等商品上。至本案审理时，引证商标为申请人名下有效注册商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为，当事人在2019年11月1日以前向我局提出无效宣告请求，我局于2019年11月1日以后（含11月1日）审理的案件，相关程序问题适用2019年《商标法》，实体问题适用2013年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第四条、第七条为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》的具体规定之中。鉴于在争议商标注册申请日之前，引证商标尚未初步审定，但申请在先，故争议商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标问题应适用2013年《商标法》第三十一条进行审理。我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》相应实体条款审理本案。根据申请人提出评审的请求、事实和理由，经评议我局认为本案主要焦点问题为：一、争议商标与申请人引证商标是否构成2013年《商标法》第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”。
关于焦点问题一，争议商标 “吴承恩捉妖记”与引证商标“捉妖记”，在文字构成、呼叫、含义等方面区别明显，整体视觉印象上也可区分，未构成2013年《商标法》第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二，2013年《商标法》第三十二条所指的“在先权利”不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括根据《民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。本案中，申请人提交的证据虽然能够证明“捉妖记”经使用和宣传已具有一定知名度，但如上所述，争议商标与引证商标在文字构成、呼叫、含义等方面区别明显，因此，争议商标在其指定商品上的申请注册未构成2013年《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形。
此外，争议商标标识本身不具有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。争议商标既不属2013年《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的“具有不良影响”的标志，也无证据证明争议商标的注册系本案被申请人采取向商标主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造申请书件等欺骗手段取得注册的，或构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。因此，申请人援引上述条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实根据，我局均不予支持。
另，申请人虽援引了2013年《商标法》第十五条第二款，但在案证据无法认定申请人与被申请人存在商标法意义上的除代理或代表关系以外的合同、业务往来关系或者其他关系，故申请人的该项主张缺乏事实依据，我局不予支持。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年08月20日
