申请人:上海久铭投资管理有限公司
委托代理人:北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司
被申请人:刘金海
申请人于2019年12月09日对第24864177号“久铭”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人为一家私募基金管理公司,在行业内拥有一定知名度和影响力。申请人商标及字号“久铭”经宣传使用,具有一定知名度和影响力,争议商标的注册侵犯了申请人在先字号权,构成以不正当手段抢注申请人已经使用并有一定影响的商标的情形。被申请人作为个人,先后申请注册了近30枚商标,其中多数与知名网络游戏、动漫同名,缺乏真实使用意图。争议商标是以不正当手段取得的注册,争议商标的注册具有主观恶意,扰乱了正常的市场秩序。争议商标的注册易使消费者对商品的来源及质量产生误认,易造成不良社会影响。争议商标的注册违反了诚实信用原则。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款之规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、第四次股权转让股东会决议及股权转让协议;
2、管理人备案函;
3、开户许可证;
4、私募投资基金销售服务协议;
5、增值税一般纳税人资格登记表。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:争议商标由被申请人于2017年6月21日提交注册申请,指定使用在第36类“保险承保”等服务上,经审查2018年6月21日予以核准注册,现为被申请人名下有效注册商标。
我局认为,本案中,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,本案的实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条、第九条为总则性条款,一般不作为商标评审申请的直接法律依据,且其立法精神已体现在2013年《商标法》具体条款的规定之中。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为以下几点:
一、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形。本条规定的“以其他不正当手段取得注册”主要是指,系争商标注册人在申请注册商标的时候,以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。争议商标“久铭”与申请人在先使用商标及商号“久铭”完全相同。除争议商标外,被申请人还先后申请注册了30余枚商标,包括“创世灰烬ASHES OF CREATION”、“歌之王子殿下”、“地狱之刃HELLBLADE”、“密特拉之星MITRA SPHERES”、“星光战姬STRASTELLA”等与知名网络游戏、动漫名称相同的商标。据此,可以认定本案被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意。该类不正当注册行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则,构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指的情形。
二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先商号权以及是否以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,从而违反了2013年《商标法》第三十二条之规定。申请人在本案提交的证据1、2、3、5仅为申请人的相关资质证明、公司章程等,并非申请人商标或商号实际使用的证据;证据4为申请人与上海天天基金销售有限公司签订的私募投资基金销售服务协议;申请人在复审理由书中还提交了部分行业排名的截图、荣誉截图。仅由申请人提交的在案证据,不足以证明在争议商标申请日前,在与争议商标指定使用的“保险承保”等服务相同或类似服务上,“久铭”作为申请人商号和商标在中国大陆地区经使用已具有一定知名度和影响力。故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
三、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项之规定。依据2013年《商标法》第十条第一款第(七)项之规定,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。该规定主要适用于所使用的商标故意夸大商品或服务的功能、作用等,从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相,欺骗消费者,容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认。本案中,争议商标不存在上述情形,故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
四、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十条第一款第(八)项之规定。依据2013年《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标其本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
此外,申请人请求依据2013年《商标法》第四条之规定宣告争议商标无效之主张,缺乏足够事实依据,我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年08月28日