申请人：喜来登国际知识产权有限责任公司
委托代理人：北京众天扬知识产权代理有限公司
被申请人：温州尚成形象艺术设计有限公司
申请人不服我局商评字[2017]第0000016227号《关于第10930417号“SC及图”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2017）京73行初4078号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。我局在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出（2019）京行终1557号行政判决书，判决驳回我局上诉，维持原判。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
北京知识产权法院判决认为，申请人在本案中主张的《S及花环图》和《花环图》具有一定的独创性，达到作品独创性的要求，属于《中华人民共和国著作权法》保护的美术作品。结合申请人著作权登记证上载明的作品发表时间早于诉争商标申请日、申请人的注册商标信息以及使用上述作品注册为商标的时间均早于诉争商标申请日，并结合申请人对该标志的使用等一系列证据，可以推定上述作品早在诉争商标申请日之前即已在中国大陆公开使用，且相关人民法院和商标评审委员会作出的相关判决和裁定也已认定申请人对上述作品享有著作权，故没有相反证据的情况下，在案证据可以证明申请人在诉争商标申请日前对《S及花环图》和《花环图》作品享有在先著作权。将诉争商标标识与《S及花环图》和《花环图》两个作品分别进行比较，均包含具有独创性的树叶花环设计要素，从整体上看作品的表达方式较为一致，构成实质相似。根据申请人提交的在中国大陆地区的广告宣传、酒店经营等使用证据，可以证明被申请人具有接触上述两作品的可能性，故认定诉争商标的注册损害了申请人对上述两作品享有的在先著作权，违反了商标法第三十二条中“不得损害他人现有的在先权利”的规定，诉争商标被核定使用的全部服务应予以无效宣告。
北京市高级人民法院判决认为，申请人在本案中主张的《S及花环图》和《花环图》具有一定的独创性，达到作品独创性的要求，属于《中华人民共和国著作权法》保护的美术作品。需要指出的是，根据申请人提交的著作权登记证书，《S及花环图》和《花环图》系由公司享有的作品，该作品已于2019年5月1日超出保护期限，但判断在先权利冲突一般以诉争商标核准注册日为时间基点，故本案已超出保护期限的作品不影响对诉争商标是否损害他人在先著作权的判断。申请人著作权登记证上载明的作品发表时间早于诉争商标申请日、申请人的注册商标信息以及使用上述作品注册为商标的时间均早于诉争商标申请日，结合申请人对该标志的使用等一系列证据，可以推定上述作品早在诉争商标申请日之前即已在中国大陆公开使用，且人民法院和商标评审委员会作出的相关判决和裁定也已认定申请人对《S及花环图》作品享有著作权，故没有相反证据的情况下，在案证据可以证明申请人在诉争商标申请日前对《S及花环图》和《花环图》作品享有在先著作权。将诉争商标标志“SC及图”与《S及花环图》和《花环图》两个作品分别进行比较，诉争商标标志“SC及图”与《S及花环图》整体存在明显差异，不构成实质性相似；但与《花环图》相比系完全复制树叶花环，设计要素基本无差异，构成实质相似。根据申请人提交的在中国大陆地区的广告宣传、酒店经营等使用证据，可以证明被申请人具有接触上述两作品的可能性，故认定诉争商标的注册损害了申请人的《花环图》作品的在先著作权，违反了商标法第三十二条中“不得损害他人现有的在先权利”的规定。原审法院虽然对在作品比对上存有不当，但结论正确。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2012年5月17日向商标局申请注册，于2013年6月6日初步审定，经商标局异议程序核准注册，于2015年7月28日刊登注册公告，核定使用在第41类“教育、培训、幼儿园、组织教育或娱乐竞赛、安排和组织会议、安排和组织培训班、娱乐、健身俱乐部(健身和体能训练)、动物训练、为艺术家提供模特服务”服务上。
2、申请人援引的第8703264号图形商标（以下称引证商标一）、第772196号“S及图”商标（以下称引证商标二）、第5479276号“S及图”商标（以下称引证商标三）、第9054090号“Sheraton S及图”商标（以下称引证商标四）、第771410号“S及图”商标（以下称引证商标五）均早于争议商标申请日申请注册，其中引证商标一至四核定使用在第41类“娱乐、提供娱乐设施”等服务上，引证商标五核定使用在第42类“饭店、餐馆、旅馆”等服务上，至本案审理之时，上述商标均为申请人在先有效商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
本案中，鉴于争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》。但因我局于2019年11月1日之后审理本案，故本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。申请人援引的2013年《商标法》第一条、第九条均为原则性规定，其精神已体现在2013年《商标法》的具体条款当中，我局将根据当事人提出的具体事实和理由适用2013年《商标法》的具体条款进行审理，对上述原则性规定不再单独评述。
根据法院生效判决，我局认为，争议商标的注册损害了申请人的《花环图》作品的在先著作权，违反了2013年《商标法》第三十二条所指“不得损害他人现有在先权利”之规定。
鉴于引证商标中部分商标的初审公告时间晚于争议商标申请注册时间，故判定争议商标与引证商标是否构成类似服务上的近似商标，应分别适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条规定。具体评述：争议商标核定使用的“娱乐、健身俱乐部(健身和体能训练)”二项服务与引证商标一至四核定使用的“娱乐、提供娱乐设施”等服务属于相同或类似服务，争议商标与引证商标一至四在构成要素、设计手法、视觉效果等方面相近，双方商标若同时使用在上述相同或类似服务上，易使消费者对服务的提供来源产生混淆误认，已构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标指定使用的其余服务与引证商标一至四核定使用的服务不属于相同或类似服务，故在该部分服务上双方商标未构成相同或类似服务上的近似商标。另，争议商标核定使用的服务与引证商标五核定使用的服务不属于相同或类似服务，故争议商标与引证商标五未构成使用在相同或类似服务上的近似商标。
如前所述，在“娱乐、健身俱乐部(健身和体能训练)”二项服务上，争议商标与引证商标一至四已构成了2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在相同或类似服务上的近似商标。因此，在该部分服务上，我局不再适用2013年《商标法》第十三条的有关条款进行审理。关于争议商标在其他服务上的注册是否违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定：我局认为，申请人对争议商标提出注册申请前其在先注册的引证商标五已达到公众所熟知程度的主张负有举证责任。虽然申请人的“喜来登”和“Sheraton”商标在“饭店”服务上具有较高的知名度，但引证商标五与之区别明显，且申请人在案尚不足以证明在争议商标注册申请前引证商标五已达到公众所熟知的知名程度，同时争议商标核定使用的服务与引证商标五核定使用的服务亦存在差异，难以认定争议商标在“教育、培训”等服务上的注册和使用容易导致相关公众混淆误认，从而损害申请人的合法权益。故争议商标未构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。
此外，争议商标既不属2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项规定禁止注册和使用的标志，也无证据证明争议商标的注册系被申请人采取向商标主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造申请书件等欺骗手段取得注册的，或构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“其他不正当手段”。因此，申请人援引上述条款认为争议商标应予无效宣告之主张缺乏事实依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月17日
