申请人:小米科技有限责任公司
委托代理人:北京尚伦管理顾问有限公司
被申请人:深圳派立通科技有限公司
委托代理人:深圳市国科知识产权代理事务所(普通合伙)
申请人于2018年09月20日对第10276816号“MIUI”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由和质证意见:一、争议商标与申请人第8701320号“MIUI”商标、第10256800号“MIUI”商标(以下称引证商标一、二)构成使用在类似商品上的近似商标。二、申请人第8911270号“MI”商标(以下称引证商标三)经使用具有极高知名度,请求认定引证商标三为第9类手提电话、电池、电池充电器商品上的驰名商标,争议商标是对申请人驰名商标的复制、摹仿。三、被申请人对他人知名商标的恶意抢注行为具有主观恶意,违反了诚实信用原则,构成以不正当手段取得注册的情形。综上,请求依据《商标法》第七条第一款、第十三条第二款、第三款、第十四条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等相关法律规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘扫描件):1、申请人企业介绍及其所获荣誉;2、申请人“小米”商标的由来、品牌介绍;3、各媒体对申请人产品的宣传报道;4、吴俊恶意申请的“小米”商标等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与引证商标不构成近似商标。争议商标经使用具有一定知名度。请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了其产品照片、销售单据、其他商标信息打印件等证据。
经审理查明:1、争议商标由吴俊于2011年12月7日申请注册,2013年2月14日核准注册在第9类印刷电路等商品上,现处于撤销复审程序中。2017年2月20日经核准,争议商标转让予本案被申请人。
2、在争议商标申请注册前,引证商标一在第9类手提电话等商品上在先核准注册,引证商标二、三在第9类电话机、手提电话等商品上在先申请,现均为申请人有效注册商标。
我局认为,本案中,争议商标的获准注册日期早于2014年5月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用修改前的《商标法》。本案的相关程序问题仍适用修改后的《商标法》。《商标法》第七条第一款为现行《商标法》新增内容,依照法不溯及既往原则,我局对于申请人该项主张不予支持。申请人援引的《商标法》第十三条第二款、第三款、第十四条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款分别对应修改前《商标法》第十三条第一款、第二款、第十四条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第四十一条第一款的规定。
依据修改后《商标法》第四十五条第一款的规定,“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”本案申请人于2018年9月20日提出无效宣告申请,该时间距争议商标获准注册时间2013年2月14日已超五年法定时限。因此申请人依据修改前《商标法》第二十八条、第二十九条、第三十一条所提无效宣告请求我局依法予以驳回。
本案中,申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册前,申请人引证商标三经过宣传使用,已达到为相关公众所熟知的程度,且争议商标与引证商标三外观存在一定差异,在案证据不足以证明争议商标的申请注册具有恶意,故争议商标的注册及使用不致误导公众,进而损害申请人的利益,争议商标的注册及使用未构成修改前《商标法》第十三条所指情形。
申请人提交的证据不足以证明争议商标申请注册系扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为,故争议商标的注册未构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指情形。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年10月11日