申请人：南多斯有限公司
委托代理人：的近（北京）知识产权代理有限公司
被申请人：张晓鹏
申请人于2017年06月28日对第11428903号“南多斯及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由：1、申请人是“NANDO’S”及图形商标的所有人，其商标经宣传使用已在餐饮领域取得了极高知名度和影响力。争议商标与申请人在先注册的第1091078号、第1072100号、第1079619号图形商标（以下称引证商标一、二、三），以及第1073066号、第1072155号、第1079562号“NANDO’S”商标（以下称引证商标四、五、六）构成使用在类似商品或服务上的近似商标。2、申请人对“南多斯”、“NANDO’S”享有在先商号权，争议商标的注册侵犯了申请人的商号权及其图形作品的著作权，构成“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”之情形。3、申请人引证商标一至六已达到驰名程度，请求认定六件引证商标为驰名商标。争议商标系对申请人各引证商标的恶意抄袭、模仿和翻译，易使消费者混淆误认。4、被申请人申请注册争议商标的行为具有主观恶意，违背了诚实信用原则，易产生不良影响。5、被申请人还注册了包含申请人企业中文名称的“南多斯”商标，其申请注册行为构成“以不正当手段取得注册”的情形。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条等规定，请求宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据：
1、申请人简介及商标注册信息；
2、申请人出具的《著作权转让协议》；
3、申请人网络媒体报道、广告宣传、国家图书馆在线数据摘要、苹果软件商城页面、淘宝销售信息等宣传使用证据；
4、被申请人恶意证据；
5、其他在案证据。
被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2012年8月31日提出注册申请，于2014年3月21日获准注册，核定使用在第35类广告等服务上，商标专用期至2024年3月20日。
2、在争议商标申请注册日前，各引证商标均已获准注册，分别核定使用在第29、30、42等商品或服务上。至我委审理本案时，各引证商标为有效注册商标。
3、被申请人在第35类服务上注册了第11213166号“公鸡图形”商标，经商标局异议决定，该商标因侵犯他人著作权而不予核准注册，现该决定已生效，被申请人在有效期限内未提出复审申请。
4、证据2显示，CROSS COLOURS INK CC公司（以下称CROSS COLOURS公司）为创业解决方案代理商，其按照NANDO'S BRAND CORPORATION(PTY) LTD（以下称南多斯私人品牌公司）要求的方式及时间，实施相关服务项目。2005年，CROSS COLOURS公司与南多斯私人品牌公司经双方真实意思表示签订《著作权转让协议》，CROSS COLOURS公司将其创作的公鸡图形等相关作品转让予南多斯私人品牌公司。
我委认为，由于争议商标于2014年5月1日以前核准注册，对其无效宣告申请系在2014年5月1日以后提出，根据法不溯及既往原则，本案程序问题适用修改后的商标法，实体问题适用修改前的商标法。申请人请求宣告争议商标无效所援引的《商标法》第七条为原则性条款，我委将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用修改前《商标法》的相应实体条款审理本案。申请人援引的《商标法》第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条规定对应修改前《商标法》第十条第一款第（八）项、第十三条、第二十八条、第三十一条、第四十一条规定。
争议商标指定使用的服务于引证商标一至六核定使用的商品或服务在功能用途、销售渠道、服务方式及对象等方面区别明显，不属于类似商品或服务。双方商标共存于市场不致使消费者混淆误认商品或服务来源，未构成修改前《商标法》第二十八条规定所指使用在相同或类似商品上的近似商标之情形。
申请人主张其六件引证商标为驰名商标，鉴于争议商标核定使用的广告等服务与申请人引证商标籍以知名的餐馆服务及烤鸡等商品在功能用途、产品原料、服务方式、内容及对象等方面区别明显，即使申请人引证商标具有较高知名度，争议商标的注册和使用也不易造成消费者混淆误认，致使申请人利益可能受到损害，故对申请人该项主张不予支持。
申请人主张争议商标侵犯了其在先著作权。根据我委查明的事实4可知申请人已于2005年将公鸡图形作品（以下称涉案作品）受让至其名下，并在澳大利亚、加拿大、中国等世界多个国家已注册多枚公鸡图形商标，在无相反证据的情形下，可作为申请人对涉案作品拥有著作权的初步证据。申请人还提交了网络媒体报道、广告宣传等证据，能够证明涉案作品已进行公开使用，故可以认定在争议商标申请注册前，申请人对公鸡图形作品享有在先著作权。争议商标与申请人主张的涉案作品在表现形式、整体外观等方面相近，施以普通注意力难辨差异，已构成实质性近似。在互联网发达的市场环境中被申请人应有接触该作品的可能，且未对该图形标识的来源予以合理说明。因此，争议商标的标识构成对他人在先作品的摹仿抄袭，侵害了他人的在先著作权，已构成修改前《商标法》第三十一条所指损害他人在先权利的情形。
申请人主张其对“南多斯”及“NANDO’S”享有在先商号权，但其提交的证据不足以证明，在争议商标申请注册之前，其“南多斯”及“NANDO’S”作为企业商号指定使用在广告等相同或类似服务上，并使之具有一定知名度，亦不能证明“南多斯”与“NANDO’S”形成对应关系，故难以认定争议商标的注册会使消费者将之与申请人企业商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，损害申请人的企业字号权。同时，申请人提交的证据亦不足以证明其引证商标在与争议商标核定使用的服务相同或类似的服务上在先使用并具有一定影响，或其影响已及于被申请人，故争议商标的注册亦未构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的情形。
修改前《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形，且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此，争议商标不属于修改前《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
申请人援引《商标法》第十条第一款第（七）项、修改前《商标法》第四十一条规定的主张缺乏事实依据，我委不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照修改前《中华人民共和国商标法》第三十一条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2018年04月12日
