申请人:黄日山
委托代理人:义乌市双龙商标事务所有限公司
被申请人:朱跃义
申请人于2017年08月14日对第20123128号“SU SCL.XID”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人商标具有无可辩驳的注册在先权、著作权,损害了申请人的在先权利。争议商标与申请人第9264452号“SD”商标、第9319215号“SD SOL.XD”商标、第7822561号“SDSOLXD”商标(以下分别称引证商标一、二、三)构成类似商品上的近似商标。且,申请人与被申请人曾签订合作协议,被申请人明知申请人在先使用引证商标而申请注册商标的行为具有主观上的恶意。综上,申请人请求依据《商标法》第九条、第三十条、第三十二条、第十五条第一款、第四十五条第一款及《反不正当竞争法》第五条的规定对争议商标予以宣告无效。
申请人向我委提交了以下主要证据:
1、争议商标、引证商标档案复印件;
2、义乌市公证处关于商标侵权证据保全的公证书复印件;
3、申请人与被申请人达成的手写协议复印件。
我委向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我委通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标于2016年5月30日提出注册申请,核定使用在“金属锁(非电)”等商品上,商标专用期限自2017年7月21日至2027年7月20日。
2、引证商标一由申请人于2011年3月28日申请注册,核定使用在“挂锁”商品上,商标专用期限自2012年4月7日至2022年4月6日。
3、引证商标二由申请人于2011年4月11日申请注册,核定使用在“金属绳”等商品上,商标专用期限自2012年4月21日至2022年4月20日。
4、引证商标三由申请人于2009年11月10日申请注册,核定使用在“金属锁(非电)”等商品上,商标专用期限自2011年1月7日至2021年1月6日。
以上事实有商标档案予以佐证。
我委认为,申请人请求依据的《商标法》第九条及《反不正当竞争法》第五条的内容已体现在《商标法》的具体条款中,我委将根据当事人的理由、事实和请求,适用相应的《商标法》条款予以审理。本案的焦点问题可归纳为:
一、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十条规定。
本案中,争议商标指定使用的“金属锁(非电);钥匙;门弹簧(非电动);保险柜;金属螺丝;挂锁;金属门把手;金属滑轮(非机器用);金属标志牌”商品与引证商标一核定使用的“挂锁”商品、与引证商标二核定使用的“金属栓”等商品、与引证商标三核定使用的“保险柜”等商品属于同一种或者类似商品。争议商标为“SU SCL.XID”,该商标与引证商标一、二、三在整体外观、构成要素等方面相近,已构成近似商标。争议商标核定使用的“角铁”商品与引证商标一、二、三核定使用的商品不属于同一种或者类似商品,但商品在用途、销售渠道等方面具有较大关联性,争议商标与各引证商标共存于市场,易使相关公众对商品来源产生混淆误认。因此,争议商标已构成《商标法》第三十条规定。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十二条规定。
《商标法》第三十二条规定,申请商标的注册不得损害他人现有的在先权利,由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定,所以本条规定的在先权利是指在系证商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利。本案中,申请人称其享有在先著作权,在先著作权的事实可以以著作权登记证、在先公开发表该作品的证据材料、在先创作完成该作品的证据材料等来予以证实。本案中申请人提交的证据不足以证明其对于争议商标享有在先著作权。因此,申请人该项主张我委不予支持。
《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下,在相同或类似商品及服务上抢先注册了该商标或与该商标相同或近似商标的行为。本条规定适用未注册商标,鉴于申请人商标在相同或类似商品上已为注册商标,故对于申请人该项主张我委不予支持。
三、争议商标的注册是否违反《商标法》第十五条第一款规定。
《商标法》第十五条第一款规定,“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用”。本案中,申请人提交了与被申请人签订的协议书,该协议书为手写复印件,该份证据在未经公证情况下无法确认其真实性。故对于申请人该项主张我委不予支持。
另,《商标法》第四十五条第一款系程序性条款,鉴于我委已适用相应的实体性条款对本案进行审理,故对于上述条款,我委不再单独评述。
综上,申请人无效宣告理由成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2018年06月10日