申请人:多酷赛公司
委托代理人:北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人:郑州单点科技软件有限公司
申请人于2017年02月23日对第14270498号“DocuSign”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、“DocuSign”是申请人全球闻名的商号,争议商标侵犯了申请人的在先商号权。二、“DocuSign”系列商标系申请人独创,经过长期宣传和使用具有极高的知名度,在“电子签名”等服务上已成为事实上的驰名商标,争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭、摹仿,损害了申请人的合法权益。三、争议商标构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注。四、被申请人具有一贯抢注他人知名商标和商号的恶意,其行为违反诚实信用原则,必将误导消费者,造成不良社会影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十四条的规定认定申请人商标为驰名商标,依据《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条第二款、第三十二条、第四十四条的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据(以U盘形式):
1、申请人及其“DocuSign”电子签名服务的简介;2、申请人申请注册的“DocuSign”系列商标;3、申请人“DocuSign”在先使用及具有高知名度证据;4、申请人荣誉;5、中国国家图书馆藏期刊和报纸对申请人“DocuSign”品牌产品和服务的报道和评论摘要;6、被申请人相关信息、商标列表、恶意抢注其他商标的商标所有人及商标介绍;7、相关裁定及法院判决等。
我委向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我委通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:争议商标由被申请人于2014年3月28日申请注册,经异议于2016年11月14日获准注册,核定使用在第38类“计算机终端通讯”等服务上。该事实由商标档案予以佐证。
鉴于《商标法》第七条诚实信用原则的立法精神已经体现在《商标法》的规定之中,我委依据《商标法》具体条款对本案予以审理。《商标法》第九条系原则性规定,其内容已体现于《商标法》其他条款中。根据当事人提出的事实和理由,本案焦点问题在于:一、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条的规定。二、争议商标的注册是否属于《商标法》第十三条第二款规定的不予注册并禁止使用的情形。三、争议商标的申请注册是否属于《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
关于争议焦点问题一,我委认为,首先,《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”的情形,是指损害了他人在先取得的除商标权以外的其他在先权利,包括商号权等。申请人在本案中提交的证据多为申请人商标在电子签名服务上的宣传使用及知名度证据资料,而未能证明在争议商标申请注册之前在中国大陆地区已在争议商标指定使用服务及相关领域内在先使用“DocuSign”商标或商号并产生一定影响。故争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先商号权的情形。其次,如上所述,本案证据亦不足以证明申请人“DocuSign”商标在争议商标申请注册日前,在与争议商标核定使用的“计算机终端通讯”等服务或类似服务上已在中国大陆在先使用并具有了一定影响力,因此,争议商标亦未构成《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标”之情形。综上,申请人关于争议商标违反了《商标法》第三十二条的规定的主张,缺乏事实依据,我委不予支持。
关于争议焦点问题二,我委认为,依据《商标法》第十四条的规定,认定驰名商标应当考虑相关公众对商标的知晓程度;商标使用的持续时间;商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;商标作为驰名商标受保护的记录等因素。本案中,在案证据虽然能够证明申请人“DocuSign”商标在“电子签名”服务上具有一定影响,但不足以证明在争议商标注册申请日之前已为中国相关公众所熟知。且申请人商标指定使用的电子签名服务在服务对象、销售渠道等方面与争议商标指定使用的计算机终端通讯等服务存在一定区别,两者共存于市场不易导致消费者混淆误认。争议商标的申请注册未构成《商标法》第十三条第二款规定的情形。
关于争议焦点问题三,我委认为,本案中的在案证据虽不足以认定申请人“DocuSign”商标为驰名商标,但“DocuSign”确为申请人在“电子签名”服务上具有较长使用历史、在市场上享有较高知名度的商标,被申请人作为同行业者对此应属知晓。 争议商标与申请人在先使用的“DocuSign”商标相同,难谓巧合。此外,被申请人先后在多类商品和服务上申请注册了“余额宝”、“海猫季 ”、“极路由”等多件与他人在非类似商品或者服务上已经注册且在我国享有一定知名度的商标文字相同的商标。综合考量以上因素,我委合理认为,被申请人以申请人商标相同文字申请注册于别类服务,具有不正当利用申请人商标以营利的目的。该类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则,易造成不良社会影响,亦属于“以其他不正当手段”申请注册的情形,不应鼓励和支持。因此,争议商标的申请注册构成了《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
此外,争议商标不属于欺骗性标志,也不属于有害于社会主义道德风尚或者产生其他不良影响的标志,未构成《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项规定的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第四十五条第一款、第四十五条第二款、第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向上述法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2017年12月13日