申请人:电气和电子工程师协会有限公司
委托代理人:北京天平专利商标代理有限公司
被申请人:重庆华悦生态环境工程研究院有限公司
申请人于2023年03月09日对第64918579号“hieee”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与第1290465号“IEEE”商标(以下称引证商标)构成相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标与申请人英文商号的缩写形式“IEEE”几乎完全相同,其注册侵害了申请人在先商号权。三、争议商标与申请人在先使用并具有一定知名度的商标相同,系对申请人在先商标的恶意抄袭和摹仿。四、被申请人不以使用为目的恶意囤积大量商标,违反诚实信用原则,其申请商标并非出于善意真实的实际使用目的。综上,依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(复印件):
1.电子与电气工程师协会全球官网;
2.百度百科关于“IEEE”的介绍截图;
3.IEEE中国官网相关页面截图、IEEE中国网站对IEEE文献介绍的相关页面截图;
4.中国媒体对IEEE出版物的报道;
5.被申请人名下商标列表。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与引证商标未构成近似商标,且已有类似情形的商标共存注册。争议商标与申请人引证商标及其商号不同,不会导致相关公众认为该商品所标示的商品来自于申请人或与申请人存在特定关联。被申请人注册争议商标以使用为目的。综上,请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了商标信息、相关释义、物品照片、员工手册、设备手册、协议书、专利及资质证书、所获荣誉等的复印件作为证据。
申请人针对被申请人的答辩意见提交了质证意见、坚持其评审请求并补充提交了如下证据(光盘扫描件):
6.在先决定;
7.IEEE中国官网发布的文章;
8.虎观百科关于“ieeexplore”的介绍截图;
9.IEEE相关会议、竞赛等的相关报道。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2022年5月27日申请注册,2022年11月21日获准注册,核定使用在第16类纸或纸板制广告牌、印刷品等商品上,现为有效注册商标。
2、引证商标早于争议商标申请日获准注册,核定使用在第16类印刷品、周刊等商品上,现为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案为证。
我局认为,《商标法》第七条属于总则性条款,我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据双方当事人的请求、事实和理由,本案审理如下:
一、争议商标核定使用的印刷品、期刊等商品与引证商标核定使用的印刷品、周刊等商品属于同一种或类似商品。争议商标“hieee”与引证商标“IEEE”字母构成相近,相关公众在施以一般注意力的情况下不易区分,属于近似标识。争议商标与引证商标若共同使用在上述类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆、误认,已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。被申请人提交的在案证据尚不足以证明争议商标具有可与引证商标相区分的显著特征。商标评审遵循个案审理原则,其他商标的注册情况不能成为本案的当然依据。
争议商标核定使用的纸或纸板制广告牌、纸制印刷广告牌、纸制或塑料制手提袋、建筑模型商品与引证商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品,故争议商标在上述核定使用的商品上与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、申请人在案提交的证据或与商号的商业使用无直接关联,或形成时间晚于争议商标申请日,或为单方自制证据,或未显示印刷品、纸或纸板制广告牌等商品,或不足以对其所主张的商号在中国的知名度予以佐证,尚不足以证明申请人所主张的“IEEE”商号已在争议商标核定使用商品上使用并在该领域具有一定知名度,故难以认定争议商标的申请注册会使消费者将之与申请人商号相联系,进而对商品来源产生混淆误认,损害申请人的商号权益,故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先权利(商号权)的情形。
申请人主张争议商标与申请人在先使用并具有一定知名度的商标相同,系对申请人在先商标的恶意抄袭和摹仿。本案中, 申请人提交的证据不足以证明申请人在纸或纸板制广告牌、纸制印刷广告牌、纸制或塑料制手提袋、建筑模型商品或与之相类似商品上在先使用争议商标或与之相近似商标,并使之具有一定影响,故我局对申请人上述主张不予支持。
三、《商标法》第十条第一款第(七)项是指商标标识本身带有欺骗性,易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。《商标法》第十条第一款第(八)项所称的不良影响是指系争商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。申请人提交的证据不足以证明争议商标属于上述情形,我局对申请人该项主张不予支持。
四、《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是宣告商标注册无效的绝对事由,所要禁止的是扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等商标的注册行为。本案申请人提交的证据不足以证明争议商标系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标,故申请人的该项主张不能成立。
另,《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围、取得商标专用权途径和不得恶意商标注册申请的规定,依据该条款的规定申请人请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《商标法》第三十条、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条及《商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在纸或纸板制广告牌、纸制印刷广告牌、纸制或塑料制手提袋、建筑模型商品上予以维持,在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年03月04日