申请人：上海诺卜生物科技有限公司
委托代理人：杭州五洲商标服务有限公司
被申请人：汕头市雅露化妆品有限公司
委托代理人：汕头市潮南区首信商标事务所
申请人于2023年03月09日对第34171901号“ROTO”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与第28458303号“ROPO”商标（以下称引证商标）构成使用在类似商品上的近似商标。二、争议商标系以不正当手段对申请人有一定知名度的引证商标的摹仿，其注册使用损害了申请人在先商号权。三、被申请人具有傍名牌、搭便车的恶意，其在多类别申请注册152件商标，申请时间集中在2020年-2022年间，且大量申请和他人知名商标相近似的商标，其商标注册行为属于不以使用为目的的恶意注册，易造成不良社会影响，违背了诚实信用原则。争议商标的注册易使相关公众对商品的产源、质量等特点产生误认。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条、第四十五条的规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘扫描件）：
1.申请人官网介绍；
2.引证商标线上销售及所获荣誉情况；
3.被申请人名下商标申请注册记录；
4.在先裁定及决定；
5.引证商标宣传推广情况；
6.产品对比图及公证书。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标未构成近似商标，且其申请时间及有记录的销售评价时间均早于引证商标转让至申请人名下的时间，申请人未能证明引证商标在受让前已使用。申请人未能出具其商号在2020年前就已具有影响力的证据。申请人已提出注销或撤销“俏芭比”等商标的申请，以证自身商标注册未有不正当性。已有类似情形的商标获准注册。综上，请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了销售记录、产品照片、网络推广销售证明等的复印件作为证据。
申请人在规定期限内提交了质证意见，并坚持其评审请求。
经审理查明：1、争议商标由徐建阳于2018年10月22日申请注册，2019年6月21日获准注册，核定使用在第3类化妆品、唇彩等商品上，2021年3月27经核准转让至被申请人名下，现为有效注册商标。
2、引证商标由武汉市歇后语商贸有限责任公司于2018年1月2日申请注册，2018年9月6日初步审定公告，2018年12月7日获准注册，核定使用在第3类洗发液、化妆品等商品上，2020年8月20日经核准转让，现为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案为证。
我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题适用2013年《商标法》，相关程序问题适用现行《商标法》。《商标法》第七条、第九条属于总则性条款，《商标法》第四十五条属于程序性条款，我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据双方当事人的请求、事实和理由，本案审理如下：
一、根据查明事实1、2，引证商标的初步审定日期早于争议商标的申请注册日期，故本案仅依据2013年《商标法》第三十条进行审理。争议商标核定使用的化妆品、唇彩等商品与引证商标核定使用的洗发液、化妆品等商品属于同一种或类似商品。争议商标“ROTO”与引证商标“ROPO”字母构成相近，仅有一字母之差，相关公众在施以一般注意力的情况下不易区分，属于近似标识。争议商标与引证商标若共同使用在上述类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆、误认，已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。被申请人提交的在案证据尚不足以证明争议商标具有可与引证商标相区分的显著特征及知名度。商标评审遵循个案审理原则，其他商标的注册情况不能成为本案的当然依据。
争议商标核定使用的研磨膏商品与引证商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品，故争议商标在研磨膏商品上与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、本案中，申请人提交的在案证据不足以证明申请人已在争议商标核定使用的化妆品、研磨膏等商品上使用“ROTO”商号或与之构成实质性近似的商号并在该领域具有一定知名度，故难以认定争议商标的申请注册会损害申请人的商号权益，故争议商标未构成2013年《商标法》第三十二条所指的损害他人在先权利（商号权）的情形。
鉴于我局已依据2013年《商标法》第三十条，对申请人在化妆品等商品上的在先商标权利予以保护，故下文仅对争议商标在研磨膏商品上是否违反了2013年《商标法》第三十二条后半段的相关规定进行审理。本案中，申请人提交的在案证据不足以证明申请人在研磨膏商品或与之相类似商品上在先使用争议商标或与之相近似商标，并使之具有一定影响。故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指的 “以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
三、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标标识本身带有欺骗性，易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所称的不良影响是指系争商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。申请人提交的证据不足以证明争议商标属于上述情形，我局对申请人该项主张不予支持。
四、2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是宣告商标注册无效的绝对事由，所要禁止的是扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等商标的注册行为。本案申请人提交的证据不足以证明争议商标系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标，故申请人的该项主张不能成立。
另，2013年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定，并无申请人主张的“争议商标属于不以使用为目的的恶意商标注册申请”相关内容的规定，依据该条款的规定申请人请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏事及法律实依据，我局不予支持。申请人其他主张缺乏事实或法律依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、现行《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条及《商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在研磨膏商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年01月23日
