申请人：得意创作有限公司
委托代理人：宝瀛万成企业管理（上海）有限公司
原异议人：森科产品有限公司
委托代理人：北京金诚同达律师事务所
申请人不服我局(2023)商标异字第0000055855号不予注册决定，于2023年07月10日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：1、被异议商标与第57625521号图形商标（以下称引证商标）构成使用在类似商品上的近似商标。2、被异议商标注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。3、申请人及其关联企业摹仿、抄袭原异议人享有较高知名度的商标，明显超出其正常的商业经营需求，扰乱商标注册管理秩序，构成以不正当手段取得注册的情形。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求不予核准被异议商标注册。
原异议人向我局提交了以下证据：
1、授权合约书、许可协议、相关主体资格证明等；
2、有关原异议人及其商标产品的使用、宣传等证据（部分证据经公证）；
3、经公证的相关人员微信沟通记录；
4、被申请人图形商标注册列表；
5、其他相关证据。
不予注册决定认为：被异议商标“图形”指定使用于第25类“雨衣；化妆舞会用服装；围巾”商品上。原异议人引证在先申请的第57625521号“图形”商标指定使用于第25类“服装；成品衣”等商品上。双方商标指定使用的商品功能、用途相近，属于类似商品，被异议商标与原异议人引证商标视觉效果、整体外观等相近，因而双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用易造成消费者混淆误认。原异议人称申请人抢注其在先使用并具有一定影响的商标，但原异议人于本案中提供的证据尚不足以证明其主张，我局不予支持。依据《商标法》第三十一条、第三十五条规定，我局决定：被异议商标不予注册。
申请人复审的主要理由：1、被异议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。引证商标处于评审应诉阶段，其权利状态不稳定。2、原异议人恶意大量注册商标，不具有真实使用意图，违背诚实信用原则。综上，请求核准被异议商标注册。
原异议人在规定期限内提交了意见，请求不予核准被异议商标注册。
经复审查明：1、被异议商标由申请人于2021年7月21日申请注册，于2022年2月6日初步审定，指定使用在第25类“服装；内衣；童装；婴儿全套衣；雨衣；化妆舞会用服装；鞋；帽；袜；围巾”商品上。原异议人在异议期限内对其提出了异议申请，经异议决定在其指定的全部商品上（以下称复审商品）不予注册。
2、引证商标经驳回复审决定予以驳回，现该决定已生效，其已不构成被异议商标核准注册的在先权利障碍。
3、至本案审理时，申请人名下共申请注册了880余件商标（自2021年07月21日后申请注册的商标均与共有人共同申请注册，有700余件），涉及第1-45类商品、服务。
申请人最早的注册商标是2013年11月25日向商标局提出申请，商标标识为玩具鸭子造型，但自2015年起申请人将商标图形由玩具鸭子图形逐渐演变为卡通鸭子图形，并在部分商标标识中添加文字“小黄鸭”，另有2018年1月起申请的“林亮原创小黄鸭”文字商标40余件。
以上事实由商标档案及在案证据予以佐证。
我局认为，原异议人请求不予核准被异议商标注册所援引的《商标法》第七条为原则性条款，我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用《商标法》的相应实体条款审理本案。
《商标法》第四十四条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”主要是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，原异议人提交证据可知，其自2010年起至今一直持续将黄色卡通鸭子商标使用在广告宣传及各类产品上，申请人有知晓的可能。依据我局查明事实3可知，申请人名下共申请注册了880余件商标（自2021年07月21日后申请注册的商标均与共有人共同申请注册，有700余件），涉及第1-45类商品、服务。申请人最早的注册商标是2013年11月25日向商标局提出申请，商标标识为玩具鸭子造型，但自2015年起申请人将商标图形由玩具鸭子图形逐渐演变为卡通鸭子图形，并在部分商标标识中添加文字“小黄鸭”，另有2018年1月起申请的“林亮原创小黄鸭”文字商标40余件。申请人对其上述行为并未给出合理解释，其行为难谓正当，被异议商标的注册使用在市场上亦会造成消费者的混淆误认。申请人上述行为不仅会对商标注册秩序产生冲击，亦会影响有正当需求的市场主体依法注册使用商标，损害不特定的社会公众利益。其行为会导致相关公众对商品、服务来源产生混淆误认，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之情形。
鉴于引证商标已失效，其已不构成被异议商标核准注册的在先权利障碍。被异议商标的注册未违反《商标法》第三十一条规定。
《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定旨在保护在先使用的未注册商标。本案中，原异议人提交的在案证据不足以证明被异议商标注册申请日前，其已在围巾等相同或类似商品上对与被异议商标相同或近似的商标进行使用并使之有了一定影响，故被异议商标的申请注册未违反《商标法》第三十二条后半段规定。
原异议人还主张被异议商标违反了《商标法》第四条规定，因本案适用《商标法》其他规定可保护原异议人在先合法权益，不再适用该规定进行审理。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年07月17日
