申请人：麦克思特拉克轮胎有限公司
委托代理人：北京市中伦（上海）律师事务所
被申请人：上海皆亚咨询管理有限公司（原被申请人：上海蜀堰实业有限公司）
委托代理人：上海知信知识产权代理有限公司
申请人于2023年07月07日对第37829297号“MICKEY THOMPSON”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、“MICKEY THOMPSON”是美国著名轮胎产品品牌，创立于1963年。申请人是“MICKEY THOMPSON”、“M/T”等商标的真正所有人。原被申请人是申请人“MICKEY THOMPSON”品牌轮胎在中国地区的销售商之一。未经申请人授权，被申请人擅自申请“MICKEY THOMPSON”商标，违反了《商标法》第十五条的规定。二、争议商标系以不正当手段抢注申请人在先使用并有一定影响的商标。三、被申请人不仅大量抢注申请人商标，且以自行生产的“MICKEY THOMPSON”轮胎冒充申请人轮胎，损害了消费者合法权益，造成极为恶劣的影响。被申请人的行为违背了诚实信用原则和基本商业道德，不正当攀附申请人知名度等恶意情节，扰乱商标注册秩序、损害公共利益，不正当占用公共资源构成不当注册和不正当竞争行为。综上，请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）、第（八）项、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定，宣告争议商标无效。
申请人向我局提交了以下主要证据（电子）：
1、申请人官网介绍及翻译；
2、报纸、杂志和网络媒体关于“MICKEY THOMPSON”品牌的报道；
3、申请人在美国持有的相关商标及翻译；
4、申请人在中国的相关商标信息；
5、被申请人自称销售、推广“MICKEY THOMPSON”品牌轮胎的相关文章及时间戳证书；
6、第三方关于被申请人推广“MICKEY THOMPSON”品牌轮胎的相关报道及时间戳证书；
7、申请人否认被申请人是品牌总代理的声明、时间戳证书及翻译；
8、申请人向被申请人发送的律师函、被申请人回函；
9、被申请人抢注申请人的商标列表；
10、被申请人以自行生产的轮胎冒充申请人轮胎的相关报道及时间戳证书等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标经商标局实质审查已获得注册，依法享有无可辩驳的合法权利。申请人提交的证据尚不足以证明在本案争议商标申请日前，其主张的“MICKEY THOMPSON”在先商标已在中国大陆地区轮胎行业具有较高知名度及影响力。早在2017年，申请人第3308213号“MICKEY THOMPSON”商标注册专用权期满后，申请人未对该商标进行续展的同时亦明确表示不在中国大陆地区使用该品牌，申请人主动放弃商标权利在先，争议商标注册人蜀堰公司在后申请注册“MICKEYTHOMPSON”商标无抢注申请人在先商标的恶意。其主张的“M/T”商标属于行业通用标识，“MICKEYTHOMPSON”商标与本案争议商标具有十分明显的差异，被申请人系基于自身实际经营需要申请注册本案争议商标，无攀附申请人在先品牌的恶意。雅泛迪实业（上海）有限公司为申请人中国地区总代理商，争议商标的注册人蜀堰公司获得了雅泛迪公司的授权，原注册人对“MICKEYTHMPSON”的使用具有合法的权利基础。申请人的无效宣告理由缺乏法律依据和事实基础，是对被申请人合法商标权利的恶意无效宣告。争议商标经蜀堰公司的宣传与推广，已具有较高知名度，并与争议商标的注册人蜀堰公司形成稳固对应关系，争议商标的注册符合法律规定，申请人的无效宣告理由缺乏法律依据和事实基础，是对答辩人合法商标权利的恶意无效宣告，被申请人请求维持争议商标的注册。
针对被申请人的答辩意见，申请人在坚持前述无效宣告理由的基础上，认为被申请人的答辩理由均不能成立，并补充了以下质证新理由：申请人并未主动放弃“MICKEY THOMPSON”商标、且一直持续在中国销售“MICKEY THOMPSON”品牌轮胎。被申请人在答辩理由中认可，原被申请人是经过申请人的总代理商雅泛迪公司的授权，在中国推广、销售申请人“MICKEY THOMPSON”品牌轮胎产品，原被申请人曾经是申请人“MICKEY THOMPSON”品牌轮胎产品在中国的销售商，与申请人具有间接的业务往来关系，明知申请人商标存在。
申请人又向我局提交了经销商雅泛迪公司在中国销售“MICKEY THOMPSON”轮胎的进出口单据、上海市闵行区市场监督管理局出具的行政处罚决定书作为证据。
经审理查明：1、争议商标由上海蜀堰实业有限公司于2019年4月26日提出注册申请，于2019年12月21日获准注册，核定使用在第12类汽车车轮；汽车车轮毂；运载工具用轮胎；汽车轮胎等商品上，后经核准转让至本案被申请人名下，专用权期限至2029年12月20日。
2、被申请人名下现共9件商标，为第7类、12类商品，均为上海蜀堰实业有限公司（原被申请人）处受让而来，其中包括“MICKEY THOMPSON”、“MICKEYTHMPSON”等商标。
3、原被申请人（上海蜀堰实业有限公司）名下现共20余件商标，其中包含多件“MICKEY THOMPSON TIRES&WHEELS 米奇汤普森 M/T及图”、“M/T及图”等商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据予以佐证。
申请人所提《商标法》第七条为总则性条款，其具体精神已体现在其他条款中，我局将依据其他条款进行审理。根据申请人的请求、事实和理由，本案焦点问题可以归纳为：
一、《商标法》第十条第一款第（七）项规定所指“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”的标志主要指故意夸大商品或服务的功能、作用等，从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相，欺骗消费者，容易使相关公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认的标志。《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。鉴于目前尚无证据表明争议商标存在上述情形，故本案不能认定争议商标违反了《商标法》第十条第一款第（七）项及第（八）项的规定。
二、《商标评审规则》第三十八条第四款规定“一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表述承认的，另一方当事人无需举证，但商标评审委员会认为确有必要举证的除外”。被申请人在答辩理由中主张原被申请人获得了申请人中国地区总代理商雅泛迪实业（上海）有限公司关于“MICKEY THOMPSON”品牌的授权，申请人在质证理由中亦对此事实表示认可，据此，可以认定原被申请人与申请人之间存在轮胎产品的授权经销关系，原被申请人基于业务往来而在先知晓申请人商标，在未经申请人同意的情况下，在运载工具用轮胎；汽车轮胎类似商品上将与申请人在先使用商标高度近似的争议商标申请注册的行为，已构成《商标法》第十五条第二款所指的情形。
本案中，申请人提交的在案证据尚不能证明其商标于争议商标申请日前在与争议商标指定使用的汽车车轮等相同或类似的商品上在中国大陆地区相关公众中在先使用，因而无法证明争议商标在上述商品上的注册构成《商标法》第十五条第二款所指之情形。
三、《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在争议商标的注册申请日之前已经在与争议商标使用的商品相同或与之相类似的商品上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。本案中，根据申请人提交的媒体报道、美国商标证书等证据可知，申请人在争议商标申请前，就已将“MICKEY THOMPSON”、“M/T”系列标识作为商标在第12类商品上在美国注册，并在轮胎商品上进行了宣传使用。原被申请人作为相同行业的经营者，且争议商标与申请人的在先独创性较强商标完全一致，难谓巧合。争议商标核定使用的汽车车轮；运载工具用轮胎等商品与申请人在先使用的轮胎商品在销售渠道、销售对象等方面相近，属于类似商品或关联性较强商品。争议商标的注册和使用易使相关公众将之与申请人商标相联系，从而对商品来源产生混淆、误认，进而致使申请人的在先利益可能受到损害。综上，争议商标违反了《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。
四、争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。我局认为，本案中，“MICKEY THOMPSON”、“M/T及图”系列商标是申请人在先使用在轮胎商品上具有一定显著性和独创性的商标，争议商标与申请人在先商标完全一致。由申请人提交的证据5-6、被申请人答辩理由可知，原被申请人与申请人处于同一行业且均为轮胎销售商，对申请人在先“MICKEY THOMPSON”等商标在先知晓，并在实际使用中宣传其为“米奇汤普森中国总代理”，其前述注册、使用行为难谓正当。其次，据我局查明事实2、3可知，原被申请人在知晓申请人系列商标的情况下，非但没有进行合理避让，反而反复围绕申请人商标注册申请了多件“MICKEY THOMPSON”、“MICKEY THOMPSON TIRES&WHEELS 米奇汤普森 M/T及图”、“M/T及图”等商标，后又将多件商标转让至被申请人名下。被申请人并未对围绕申请人的在先商标反复申请注册以及受让行为作出合理解释，故足以认定原被申请人注册争议商标以及本案被申请人受让争议商标的行为明显具有复制、抄袭他人具有显著特征商标的恶意，违反了诚实信用原则，不具备注册商标应有的正当性，扰乱了正常的商标注册管理秩序。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
此外，商标的申请注册是否具有恶意，基于商标申请注册时的状态进行审查，同时与商标注册人申请商标时的主观意图和申请行为密切相关。因此，本案争议商标虽已转让至上海皆亚咨询管理有限公司（即本案被申请人），但不能改变争议商标的申请注册已构成《商标法》第四十四条第一款情形的行为性质。
另，申请人其他主张缺乏事实和证据佐证，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年07月29日
