申请人:金属表面防护有限责任公司
委托代理人:北京高沃国际知识产权代理有限公司
被申请人:上海邦聚工程材料技术有限公司
申请人于2022年05月16日对第45241206号“METALINE”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、申请人是“METALINE”商标的权利人,在争议商标申请注册之前,申请人已进行了国际注册,并使用了“METALINE”商标已具有一定知名度。争议商标是以不正当手段抢注了申请人在先使用并有一定影响的商标。
2、争议商标的注册使用损害了申请人的在先商号权。
3、被申请人与申请人为同行业竞争者,且与申请人的被授权公司地址相邻,明知申请人“METALINE”商标、商号的知名度,仍恶意抢注了争议商标。
4、被申请人是商标抢注人,主观恶意明显,除争议商标以外,被申请人还抢注了“CERAM CT”、“CERAMIKPOLYSIC”等多件他人在先使用的、与工业材料等商品相关的商标。被申请人行为违反了诚实信用原则,损害了相关公众的利益,造成不良的社会影响。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、十五条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:(以光盘形式提交)
1、被申请人第45262083号商标不予注册决定书;
2、申请人“METALINE”商标的使用证据等。
我局向被申请人寄送的答辩通知书被邮局退回,我局于2022年9月通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2020年4月8日申请注册,2020年12月21日核准注册,核定使用在第1类碳化硅(原材料)等商品上。
2、至本案审理时,被申请人名下共申请注册60余件商标。依据申请人提交证据可知,其中“CERAM CT”是一种专利涂层、 “CERAMIKPOLYSIC”是KSB集团研制的抗磨损抗腐蚀性材料、 “耐普特”是洛阳耐普特新材料科技有限公司的企业商号、“聚瓷”是聚瓷(上海)科技有限公司企业商号等。
3、申请人曾对被申请人的第45262083号“METALINE”商标提出异议申请,我局经审理认为被申请人在“防水冷胶料;防水粉(涂料)”等商品上申请注册该商标,已构成了《商标法》第三十二条以不正当手段抢注申请人在先使用并具有一定影响商标的行为。
以上事实有商标档案及申请人提交证据在案佐证。
鉴于《商标法》第七条是总则性条款,是对商标注册与使用的合法性要求,其精神已体现在其它具体条款之中,故依据当事人的申请及在案证据,我局认为:
1、本案申请人提交相关证据不足以证明,被申请人与其存在代理人或代表人关系,或者因合同等业务往来而形成的特定关系,故申请人称争议商标的注册使用违反了《商标法》第十五条的规定,因缺乏事实依据,我局不予支持。
2、《商标法》第三十二条对在先商号权及已经使用并有一定影响的未注册商标的保护均应结合在先权利人所从事的行业、经营范围或商标指定使用商品进行判断,即在相应范围内给予保护。申请人提交的证据尚不足以证明其商号或“METALINE”系列商标在争议商标申请之前,已在与争议商标指定使用碳化硅(原材料)等同一种或类似的商品及相关行业领域上在中国大陆地区使用,并具有一定知名度,故难以认定争议商标侵犯了申请人的在先商号权,或构成了《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
3、《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”情形是指,系争商标注册人在申请注册商标的时候,以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。首先,申请人提交的在案证据表明在争议商标申请注册前,其“METALINE”商标已在先使用。且依据我局查明事实3可知被申请人的第45262083号“METALINE”商标是以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标。本案争议商标标识与申请人的“METALINE”商标文字构成完全相同,亦难谓巧合。其次,依据我局查明事实2可知,被申请人名下共申请注册60余件商标,其中“CERAM CT”、“CERAMIKPOLYSIC”、“耐普特”、“聚瓷”等商标与他人涂层材料名称、企业字号、在先使用商标等在先权利相同或者基本相同。被申请人未提供上述商标的合理出处或对其设计来源予以合理解释。基于上述事实,我局认为,被申请人的上述注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序。该类不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品来源产生混淆误认,还会扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则。故争议商标的注册使用已构成《商标法》第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形,应予宣告无效。
另,申请人提主张争议商标的注册使用违反了《商标法》第四条的规定。鉴于本案我局已适用《商标法》第四十四条第一款进行审理,并认为争议商标应予无效宣告。因此,申请人上述主张我局不再予以支持。争议商标的文字本身不属于欺骗性标志,亦未包含对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的文字或图形,未构成《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项规定的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年06月20日