申请人：美国教育考试服务中心
委托代理人：陈韵云知识产权代理（北京）有限公司
被申请人：刘中明
申请人于2022年05月09日对第25243599号“托福TUOFU”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人是世界上最大的私立教育机构，其“TOEFL/托福”商标在世界范围内享有极高的知名度，恳请认定申请人注册及使用在第41类服务上的第771160号“TOEFL”商标、第1129840号“托福”商标（以下分别称引证商标一、二）为驰名商标并给予扩大保护，争议商标是对申请人在先注册的驰名商标的完整复制、摹仿、翻译，被申请人在明知申请人商标的情况下注册争议商标的行为主观恶意明显，争议商标的注册使用会误导公众，淡化申请人驰名商标的显著性，损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。二、被申请人共申请注册了1768件商标，部分商标构成对他人知名商标的抄袭、摹仿，被申请人商标注册行为明显超出正常经营活动需求，违背诚实信用原则，属于《商标法》第三十条所指违反本法规定之规定。争议商标的注册具有欺骗性及不正当性，易造成相关公众对商品的来源产生误认，不仅损害申请人权益，更损害公平竞争的市场秩序，损害我国商标注册管理秩序。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条第一款、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘、复印件）：
1、1985-1988年申请人托福考试海外版日历介绍；申请人中文版托福考试（TOEFL）官方网站截屏打印件；
2、申请人2012年中国展会的展台图片；
3、申请人TOEFL考试的宣传册；
4、申请人官网关于“澳大利亚所有高校均接受托福考试成绩”的双语新闻稿；
5、申请人参加2016年中国国际教育巡回展上海站的参展照片；
6、名校托福录取分数要求；
7、教育部官网、ETS官网关于托福相关学习合作项目的介绍；
8、申请人TOEFL/托福考试考点汇总；
9、ETS官网发布的相关报道；
10、申请人商标注册信息；
11、申请人在中国投放的广告页面统计、广告协议及发票；
12、国家图书馆在线数字图书馆下载的申请人及其商标的部分报道资料打印件；
13、国家图书馆出具的以“TOEFL”或“托福”、“ETS”为关键词的检索报告；
14、维基百科上关于APCO Worldwide的介绍打印件；
15、APCO出具的申请人名下商标媒体报道的统计报告；
16、APCO出具的涉及“TOEFL”的媒体报道打印件；
17、申请人维权相关资料；
18、与被申请人有关的在先案例等相关证据材料。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过第1807期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2017年7月10日提出注册申请，于2018年7月21日获准注册，核定使用在第14类“贵重金属合金；首饰包；玛瑙；银制工艺品；项链（首饰）；翡翠；珠宝首饰；手表；电子钟表；首饰用小饰物”商品上，商标专用期至2028年7月20日止。
2、至本案审理之日，引证商标一、二均系申请人所有，分别核定使用在第41类“管理英语语言能力测试；教育”等服务上，均系在先有效注册商标。
3、我局于2019年作出商评字[2019]第0000264931号《关于第12055673号“TOEFL”商标无效宣告请求裁定书》中认定引证商标一、二在第41类发展管理英语语言能力测试；关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务上于2013年1月16日前已为相关公众所熟知。
4、经查，本案被申请人刘中明在多个类别商品及服务项目上申请注册1770件商标，除本案争议商标外，还包括：“PUNIA”、“至尊吉普 ”、“都喜路 DOUXHIU”、“雪源祥 ”等，在第9815789号“JACK & YALU杰克雅路”商标、第25453089号“领冠者”商标、第25993041号“趣飘香 QUPIAOXIANG”商标等多件无效宣告案件中，我局已认定被申请人商标注册行为违反《商标法》第四十四条第一款而宣告无效。
以上事实由商标档案在案佐证。
我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年的《商标法》，本案的相关程序问题仍适用2019年的《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条为总则性条款，其规定的立法精神已体现在其他具体条款中。根据当事人陈述的内容、提交的证据及查明事实，我局对本案焦点问题归纳并审理如下：
一、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款规定之情形。本案中，据申请人提交的在案证据及我局查明的事实3可知，在争议商标申请日前，引证商标一、二经过长期的宣传使用在发展管理英语语言能力测试；关于语言熟练程序、语言技能和语言学习的考试服务上已为相关公众所熟知。本案中，申请人的“TOEFL”、“托福”商标具有较强的独创性，争议商标“托福TUOFU”与引证商标一“TOEFL”、引证商标二“托福”的文字组成、呼叫等方面相同或相近，争议商标已经构成对引证商标一、二的复制、摹仿。争议商标申请注册在珠宝首饰等商品上，易减弱申请人商标的显著性，致使申请人的合法利益可能受到损害。因此，被申请人注册争议商标的行为已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指的情形。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。目前尚无证据表明争议商标带有欺骗性，会使公众对服务的特点或者产地产生误认，因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。
三、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定所指“以不正当手段取得注册”之情形。本案中，争议商标与申请人具有高知名度的引证商标相同或相近之事难谓巧合。加之，由我局查明事实4可知：本案被申请人刘中明作为自然人，其在多个类别商品及服务项目上申请注册了1770件商标，除本案争议商标外，还包括“PUNIA”、“至尊吉普 ”、“都喜路 DOUXHIU”、“雪源祥 ”等多件与他人在先知名商标相同或相近的商标；在第9815789号“JACK & YALU杰克雅路”商标、第25453089号“领冠者”商标、第25993041号“趣飘香 QUPIAOXIANG”商标等多件无效宣告案件中，我局已认定被申请人商标注册行为违反《商标法》第四十四条第一款而宣告无效。我局认为，被申请人前述商标注册行为明显缺乏真实使用意图，且具有明显复制、抄袭他人高知名度商标的故意，违反了诚实信用原则，不具备注册商标应有的正当性，扰乱了商标注册管理秩序，损害了公共利益。因此，争议商标的注册已构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局均不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第四十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年07月10日
