申请人:山智兴产株式会社
委托代理人:北京金杜知识产权代理有限公司
被申请人:BASIC NC INC.
委托代理人:北京市集佳律师事务所
申请人于2021年06月30日对第1485736号“MAZACAM”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人注册在第9类的国际注册第1377043号“Mazak”(以下称引证商标二)构成使用在类似商品上的近似商标。二、“MAZAK”商标经申请人及其关联公司长期宣传和使用已在机床及相关计算机软件系统等领域内具有较高知名度。申请人请求认定第11525000号“Mazak”商标(以下称引证商标一)为“机床,多工序自动数字控制机床”商品上的驰名商标。争议商标构成对引证商标一驰名商标的摹仿、抄袭,其注册和使用将损害申请人利益。三、被申请人抄袭、摹仿申请人商标,具有借申请人品牌知名度牟取不正当利益的主观恶意,违背诚实信用原则,损害申请人及相关公众的合法权益,扰乱正常的市场秩序和商标注册秩序。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款等相关规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:申请人及其关联公司主体资格证明及译文、声明书;申请人关联公司官网资料;申请人所属集团中国子公司的营业执照;关联公司的宣传手册、宣传视频、相关介绍和发展史资料、相关证书;产品手册;代理商明细、销售合同及发票、产品销售资料;宣传费用统计、广告合同及账单、参展资料、相关照片;有关媒体的宣传和报道资料;有关“CAM软件”的资料;在先案件决定书、裁定书;经公证的争议商标使用信息、被申请人及其代理商官网资料、相关博客页面、《现代金属加工》产品评论页面的资料;被申请人经销商参展宣传资料、代理商官网资料及译文;相关公众将争议商标误认为申请人商标的报告邮件、经营周报及译文;其他相关证据。
被申请人答辩的主要理由:一、争议商标系被申请人独创,具有显著性和识别性,经宣传和使用已与被申请人形成对应关系。争议商标与引证商标一、二差异显著,未构成类似商品上的近似商标,不会造成相关公众混淆误认。二、申请人证据中援引的在先案件与本案无关。三、申请人提交的证据不足以证明引证商标一已具有较高知名度,且争议商标核定商品与引证商标一核定商品无关联。四、争议商标的注册出于自身商业需要,本身无任何不良含义或欺骗误导相关公众的性质,不会使相关公众对指定商品的质量的特点或者产地产生混淆或误认,不会造成不良影响。综上,请求维持争议商标的注册。
经审理查明:1、争议商标由被申请人国际注册后于2019年9月5日领土延伸至我国,经异议于2020年11月2日获准注册,核定使用在第9类“用于计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)的计算机软件,其供建筑师、土建工程师、施工经理、计算机辅助设计师、图形专业人员、制造工程师、制造专家和计算机辅助设计/计算机辅助制造软件学生使用”商品上。
2、引证商标一、二均于争议商标申请日以前获准注册或获得领土延伸保护,引证商标一核定使用在第7类“机床”等商品上,引证商标二核定使用在第9类“计算机程序和软件”等商品上,截至本案审理时均为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为,一、争议商标核定使用的全部商品与引证商标二核定使用的“计算机程序和软件”等商品属于类似商品。争议商标“MAZACAM”与引证商标二“Mazak”在文字构成、呼叫等方面较为相近,两商标已构成近似标识。争议商标与引证商标二共存于前述商品上易使相关公众对商品来源产生混淆误认。因此,争议商标与引证商标二已构成《商标法》第三十条所指使用在类似商品上的近似商标。被申请人并未提交证据证明争议商标经使用具有知名度并且足以与引证商标二相区分。
二、由于本案已适用《商标法》第三十条进行审理,并支持了申请人的评审请求,故本案不再适用《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。申请人目前尚无证据表明争议商标存在违反《商标法》第十条第一款第(七)项和第(八)项规定的情形,申请人提交的证据不能证明争议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定,故我局对申请人上述主张不予支持。《商标法》第七条为原则性条款,其具体内容已体现在《商标法》其他条款之中,我局不再评述。
申请人其他主张缺乏事实依据,我局亦不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年05月30日