申请人:上海陆金所信息科技股份有限公司(申请人变更前名义:上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司,以下称原申请人)
委托代理人:深圳市精英商标事务所
被申请人:深圳市陆金所投资发展有限公司
申请人于2021年09月29日对第40214708A号“陆金”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人“陆金所”商标经过宣传和使用已具有较高知名度,请求认定申请人的第10828207号“陆金所”商标(以下称引证商标)构成金融服务上的驰名商标,争议商标的注册是对申请人驰名商标的恶意复制,容易导致公众混淆误认。争议商标与原申请人公司简称“陆金所”相同,易误导公众,损害申请人在先权利。被申请人商标注册时间集中在2019年3月至12月期间,共申请注册41件“陆金所”、“陆金”商标,被申请人法定代表人及实际控制人还注册了多家与其他知名企业名称相近似的公司,如深圳大疆无人机有限公司、深圳华大智能基因芯片有限公司等,被申请人具有明显的主观恶意,损害申请人及消费者的合法权益,并扰乱市场竞争秩序,造成不良社会影响,构成不正当竞争。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第三十二条、第四十四条第一款、第五十八条及《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下称《反不正当竞争法》)第六条的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘形式):1、原申请人基本信息、公司简介、被许可使用人信息、经营场所图片、企业发展历程;2、行业协会推荐函、所获荣誉及新闻报道等的公证书;3、申请人商标管理制度、商标注册证、许可备案及使用发票、使用图片;4、广告发布概况、广告审计报告、合同及发票;5、法院判决书、商标无效宣告请求裁定书;6、主要经济指标、审计报告、纳税证明、销售发票;7、申请人商标注册资料等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与申请人引证商标未构成类似服务上的近似商标,申请人提交的证据不足以证明其引证商标已达到驰名程度,争议商标的注册未损害申请人驰名商标的权利。原申请人所从事的并非金融服务相关行业,原申请人商号简称亦并非“陆金所”。申请人提交的在案证据无法证明其相关主张。综上,请求将争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据(光盘形式):1、其他公司年度报告摘要;2、其他包含“陆金所”、“金所”商号的公司主体查询资料;3、其他“陆金所”商标注册资料;4、原申请人的服务协议;5、涉及原申请人的法院判决书;6、陆金所控股有限公司、平安陆金所网站资料;7、原申请人工商登记等信息;8、被申请人商标注册资料等。
针对被申请人的答辩,申请人提出如下质证意见:原申请人名称已变更为上海陆金所信息科技股份有限公司,同时,申请人对被申请人提交的证据不予认可,被申请人提交的证据材料不足以支撑其答辩理由。综上,请求将争议商标予以宣告无效。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2019年8月8日申请注册,于2021年8月14日经异议程序中取得注册,核定使用在第43类“养老院;托儿所服务”服务上,商标专用期自2020年5月28日起至2030年5月27日止。
2、引证商标由原申请人上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司早于争议商标申请日期申请注册,核定使用在第36类“信用社;金融信息”等服务上,目前为有效注册商标。原申请人的引证商标于2022年4月提交名义变更申请,我局于2022年5月核准其名义变更申请,变更后为上海陆金所信息科技股份有限公司。经查询国家企业信用信息公示系统,原申请人名义于2021年12月变更为上海陆金所信息科技股份有限公司。
3、至本案审理时,被申请人在20余项商品/服务类别上申请注册了38件商标,其中36件商标注册时间集中在2019年3月至12月期间(包括30件“陆金所”、6件“陆金”商标),另2件为2020年9月申请注册的“陆金墅”商标。前述部分商标已在注册程序中被驳回。被申请人于前述集中申请注册商标时间里还曾申请注册了3件“陆金墅”商标,目前均已转让至深圳陆金墅地产有限公司。
4、广东省深圳市中级人民法院作出的(2019)粤03民终35499号民事判决书中认定,原申请人上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司能证明在被申请人深圳市陆金所投资发展有限公司成立时,原申请人引证商标在相关公众中已具有较高知名度,原申请人的企业简称“陆金所”在相关公众中亦具有一定影响,相关公众已用“陆金所”指代原申请人。本案被申请人未经许可在企业名称中使用“陆金所”,同时,被申请人的法定代表人张顺利还担任深圳大疆无人机有限公司、深圳华大智能基因芯片有限公司等企业(与其他知名企业名称相类似)的法定代表人,说明被申请人的主观恶意明显。一审判决据此认定被申请人构成不正当竞争,并承担相应的法律责任,并无不妥。因此,广东省深圳市中级人民法院判决驳回被申请人的上诉,维持一审原判。
以上事实由商标档案等在案予以佐证。
我局认为,关于申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第七条为原则性条款,其实质内涵已体现于《商标法》的有关实体规定之中。关于申请人引用的《反不正当竞争法》规定的精神已体现在《商标法》的相关条款中。我局将根据当事人的评审主张、在案证据以及查明的案情等适用《商标法》相应的实体规定予以审理。
一、关于争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款之规定。我局认为,原申请人于本案中提交的证据2、4、6等包括原申请人及其“陆金所”商标的宣传使用证据,可以证明在争议商标申请注册之前,原申请人及其“陆金所”作为商标经过使用已形成一一对应关系并在金融服务领域中具有一定影响,亦可以证明“陆金所”为原申请人企业名称的简称。被申请人作为相同行业从业者的投资公司,对原申请人及其商标和商号等理应知晓,但如审理查明3、4所述,被申请人不仅在其企业名称中将与原申请人企业名称简称相同的“陆金所”作为商号,其名下及已转让的商标均与原申请人形成一一对应关系并具有一定影响的“陆金所”商标构成相同或近似,尤其大多商标的申请注册均集中在较短时间之内,其中部分商标已在注册程序中被驳回。另外,被申请人的法定代表人还注册了多家与其他知名企业名称相类似的公司,加之,已生效的法院判决书中已经认定被申请人主观恶意明显,被申请人对上述行为均未作出合理解释,亦未提交相应的商标使用证据。综上,被申请人反复多次在短时间内在多项商品/服务类别上申请注册与原申请人具有一定影响的“陆金所”商标相同或近似的商标等的行为难谓善意。据此,我局可以认定争议商标的注册不具备申请注册商标应有的合理性或正当性,被申请人的上述行为属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的行为。因此,争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
二、《商标法》第三十二条关于对他人在先商号权的保护,应以他人商号在争议商标申请注册前已通过使用在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据,同时保护范围原则上应以争议商标核定商品与申请人所经营商品类似为限。本案中,综合申请人提交的证据不能证明其企业名称的简称“陆金所”在争议商标申请日前在养老院等服务上在中国公众中具有一定知名度,不能认定争议商标的注册会使相关公众将之与申请人商号相联系,进而对服务来源产生混淆和误认,损害申请人主张的在先商号权。因此,本案尚不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条前半段关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
三、虽然申请人请求对其商标给予《商标法》第十三条的保护,鉴于本案审理时,合议组已充分考虑到申请人商标的知名度以及被申请人商标注册等情况,并通过《商标法》第四十四条第一款对申请人商标予以保护,故本案已无适用《商标法》第十三条规定之必要,故对申请人该主张不再予以支持。
另外,争议商标并非有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志,尚无证据证明争议商标的注册与使用易产生不良的社会影响,申请人关于争议商标的注册违反《商标法》第十条第一款第(八)项的主张,缺乏事实依据,我局不予支持。对于《商标法》第四条之规定的适用问题,鉴于我局已通过《商标法》有关实体条款予以保护,故不再予以置评。申请人称争议商标的注册违反《商标法》第五十八条之规定,不属于本案审理范围,我局对此不予评述。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年10月27日