申请人(原撤销被申请人):上海市城市规划设计研究院
委托代理人:北京市集佳律师事务所
被申请人(原撤销申请人):北京永安世达科贸有限公司
委托代理人:北京永新同创知识产权代理有限公司
申请人因第17843464A号“思海SEA-Hi!及图”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2021]第Y003160号决定,于2021年03月12日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。
我局以申请人提交的复审商标在2017年7月14日至2020年7月13日期间(以下称指定期间)的使用证据无效为由,决定撤销复审商标在“纸”等全部核定使用商品上的注册。
申请人复审的主要理由:1、申请人主办的思海(SEA-Hi!)论坛吸引了众多线上线下观众,在论坛宣传、论坛现场布置、论坛导引等活动中势必需要通过论坛画册、嘉宾展板、节目单、海报、论坛名片、论坛公务信封等宣传材料向观众进行宣传,已构成对复审商标的真实、有效使用。2、宣传单、宣传材料与复审商标指定使用的纸、纸或纸板制标志牌等商品属于类似商品。申请人提交的证据可以证明复审商标在指定期限内在其核定使用的商品上进行了持续不断的使用。3、申请人长期在其主办的《上海城市规划》期刊(属于核定使用的“印刷出版物”,“印刷出版物”与“新闻期刊”属于类似商品)中使用复审商标。4、其次,申请人在“宣传册、邀请函、信封、书签、包装用袋、入场券、节目单、小册子”等商品上长期、真实、公开、有效的使用复审商标。5、人民法院在审查实践中曾认定在未实际销售的“赠品”性质的商品上对复审商标的使用属于商标使用行为。因此,无论申请人对第16类商品进行销售或赠送,均属于面向消费者(客户)的商业性使用行为,构成对复审商标在商业宣传、展览中的真实、有效使用,足以维持复审商标的注册。综上,申请人请求依法维持复审商标的注册。
申请人向我局提交了以下主要证据:
1、百度百科上关于申请人的介绍及其官方截图;
2、思海(SEA-Hi!)论坛官网截图及各期论坛嘉宾介绍;
3、思海(SEA-Hi!)论坛官网对各期论坛内容的报道;
4、思海(SEA-Hi!)论坛画册、嘉宾展板、节目单等宣传材料;
5、申请人出版图书《上海2035:迈向卓越的全球城市》;
6、申请人2019年思海SEA-Hi!论坛宣传展板、入场券、现场图片及嘉宾介绍;
7、申请人2020年思海SEA-Hi!论坛周边产品设计-红包;
8、搜狐网、新浪博客、澎湃新闻等平台和媒体对申请人思海SEA-Hi!论坛的宣传报道;
9、申请人参编出版的图书《上海2035:迈向卓越的全球城市》在当当网的销售页面;
10、(2021)沪张江证字第7434、7439、7438、7437、7454、7435、7436号公证书原件;
11、《上海城市规划》期刊2017年第2、4、5期杂志实物照片;
12、《上海城市规划》期刊2018年第1期杂志实物照片;
13、2018年至2020年多期《上海城市规划期刊》杂志实物照片;
14、申请人的宣传册、邀请函、信封、书签、包装用袋、入场券、节目单、小册子商品实物照片;
15、上海市杨浦区人民法院(2018)沪0110民初572号判决书;
16、上海知识产权法院(2018)沪73民终435号判决书;
17、北京知识产权法院(2016)京73行初2913号判决书;
18、北京高级人民法院(2017)京行终2424号判决书;
19、北京市高级人民法院(2018)京行终6043号判决书;
20、北京市高级人民法院(2018)京行终3829号判决书。
被申请人答辩的主要理由:1、申请人所递交的证据所涉及的商品/服务仅与41类“安排和组织现场教育论坛、组织专家讨论会”等服务相关,由于申请人没有递交任何证据证明其在16类指定商品上使用了复审商标,那么复审商标在全部指定商品上的注册应予撤销。2、申请人所提交的证据不能有效证明其在指定期间内在复审商标指定使用的商品上使用了复审商标。3、申请人补充证据10所能证明的是申请人委托了上海中华印刷有限公司印刷《上海城市规划》期刊,但是复审商标在这些期刊中并不是作为商标出现,而是作为期刊内容的一部分进行使用,显然不能作为16类商品上的使用证据。证据14均为照片证据,效力较弱,且并未进行公证,被申请人对其真实性不予认可。六份判决与复审商标的实际使用无关,不能作为复审商标的有效证据。4、最后被申请人强调,结合申请人所提交的证据,绝大多数证据所涉及的使用是在第41类“安排和组织现场教育论坛、组织专家讨论会”相关服务的使用,与16类商品无关。综上,被申请人请求依法撤销复审商标的注册。
针对被申请人的答辩意见,申请人提出以下主要质证理由:1、申请人提交的书籍、期刊证据属于投入市场进行销售流通的商品,复审商标并非作为书籍、期刊的内容出现,而是作为识别商品来源的标志。申请人在其参与出版的书籍、期刊上使用复审商标的行为属于商业性使用。2、申请人提交的展板、画册、宣传单、信封、宣传册、邀请函、入场券、书签、笔袋、包袋实物证据属于投入市场进行销售流通的商品,申请人在上述商品上使用复审商标属于商标性使用。3、申请人所递交的证据能够证明其在指定期间内在复审商标核定使用的商品上使用了复审商标。
经复审查明:
1、 复审商标由本案申请人上海市城市规划设计研究院于2015年9月8日提起注册申请,于2016年11月28日获准注册,核定使用在第16类“纸、纸或纸板制标志牌、海报、印刷出版物、新闻刊物、照片(印制的)、包装用纸袋或塑料袋”商品上。
2、通过调取证据,申请人在撤销申请阶段提交的证据与在本案复审阶段提交的证据1-8相同。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为,本案的审理焦点为复审商标是否于指定期间在纸等全部核定使用商品上进行了实际有效的商业使用。商标的商业使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,且商标的使用应该是在该商标核定商品或服务上的使用。本案中,申请人提交的证据1至8仅为申请人组织学术讨论会、安排和组织专家讨论会的证据,而并非申请人向他人销售纸等复审商标指定商品并以“思海SEA-Hi!”作为区分商品提供者标志的证据,与本案待证事实缺乏关联性。证据11、12、13为《上海城市规划》期刊2017年第2、4、5期和2018年第1期及多期杂志实物照片,期刊首页显示主办方为本案申请人,期刊内容页中有复审商标标识;证据10中有申请人《上海城市规划期刊印刷协议》及相关签报单、记账凭证、发票、发行报刊结算清单、银行回执单的影印本以及申请人与上海盛通时代印刷有限公司签订的《合同书》、相关报签单、记账凭证、发票等证据,上述印刷协议及合同均有对应的记账凭证、销售发票佐证实际履行,且均发生在指定期间内;上述证据可以证明复审商标于指定期间内已在印刷出版物商品上进行了实际销售。证据14仅为申请人自制图片,无法确定具体形成时间,且申请人在案并未提交证据证明上述产品作为赠品已投入流通领域 。证据15至20与本案待证事实无关。根据申请人提交的在案证据,我局认为,复审商标于指定期间内已实际使用在“印刷出版物”商品上,复审商标在该项商品上的注册应予维持。综合考虑复审商标指定使用的各项商品之间的关联程度,复审商标在“海报、新闻刊物”商品上的注册应一并予以维持,复审商标在“纸、纸或纸板制标志牌、照片(印制的)、包装用纸袋或塑料袋”商品上的注册应予撤销。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款、第五十四条、第五十五条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局决定如下:
复审商标在海报、印刷出版物、新闻刊物商品上予以维持,在其余商品上予以撤销。
当事人如不服本决定,可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年01月18日