申请人：箭牌糖类有限公司
委托代理人：永新专利商标代理有限公司
被申请人：广州市倩采化妆品有限公司
委托代理人：北京国辰知识产权代理有限公司
申请人于2020年11月18日对第22948837号“牙博士益达”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人是全世界最大、资格最老及最受欢迎的口香糖生产厂商。争议商标与申请人在先申请的第12424103号“益达及图”商标（以下称引证商标一）、第11651001号“吃完喝完嚼益达及图”商标（以下称引证商标二）、第12424101号“益达及图”商标（以下称引证商标三）已构成使用在相同或类似商品上的近似商标，争议商标若与引证商标一至三共存于市场，易引起消费者的混淆误认。申请人“益达”、“EXTRA”商标在中国市场上具有极高的知名度，并已被认定在“非医用口香糖”商品上的驰名商标。争议商标与申请人商标高度近似，指定使用在与申请人商标密切相关商品上，是对申请人商标的恶意复制和摹仿。被申请人的行为违反诚实信用原则，损害了申请人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，构成不正当竞争行为，易造成不良社会影响。此外，申请人请求认定第1405750号、第3014714号“益达”商标及第508134号、第8541624号“EXTRA”商标（以下称引证商标四至七）在第30类“非医用口香糖”等商品上的注册已达到为相关公众所熟知的程度。综上，申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款的规定，对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据：（光盘）
1、申请人公司简介及2005、2007年度产品销售额报道，申请人控股有限公司及35家分公司企业营业执照；
2、申请人注册的“益达”、“EXTRA”商标在中国注册证及全世界范围内的注册信息；
3、商标使用许可合同备案通知书；
4、“益达EXTRA”牌无糖口香糖1996-1999年在中国销售情况一览表；
5、广州市质量技术监督局下发的益达口香糖产品测试报告；
6、益达产品实物照片、益达产品促销卡、台历；
7、宣传单、宣传画、不干胶纸贴、宣传手册、照片；
8、部分报纸、杂志、期刊宣传资料；
9、申请人2006-2008年主要商品经济指标、审计报告及纳税证明；
10、申请人“益达（Extra）”口香糖产品部分销售合同、发票；
11、国家图书馆出具的检索报告；
12、中国食协糖果专业委员会出具的“益达”、“绿箭”品牌具备驰名商标的资格的证明书复印件；
13、申请人获得的荣誉证书；
14、申请人维权资料；
15、在先裁定书、行政判决书；
16、被申请人产品宣传资料。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一至三在构成元素、发音、呼叫和具体指代含义上均具有明显区别，未构成近似商标。被申请人企业成立20余年，生产经营的“牙博士”、“益达”牌牙膏产品销售范围覆盖全国20多个省、自治区和直辖市，年销售牙膏数亿支。通过持续不断的大范围广告宣传推广，被申请人商品在广大消费者中具有较高的知名度和影响力，不需要任何的复制摹仿和攀附申请人驰名商标的理由和行为。被申请人没有违反诚实信用的商业道德，更不存在搭乘申请人“便车”的情况。综上，被申请人请求对争议商标予以维持注册。
被申请人提交了以下主要证据：（光盘）
1、被申请人商标注册证；
2、被申请人公司简介；
3、被申请人荣获证书；
4、相关协会出具的证明；
5、经销协议书、购销合同、发票；
6、宣传图片；
7、民事判决书、驰名商标批复。
针对被申请人的答辩理由，申请人提出以下质证意见：争议商标与引证商标一至三已构成使用在类似商品上的近似商标。申请人“益达”商标在中国市场上具有极高的知名度，争议商标与申请人商标高度近似，是对申请人商标的复制和摹仿。被申请人申请注册争议商标具有恶意性，两商标共存必然会在市场上导致混淆误认，使消费者误认为冠以争议商标的商品来自于申请人或者与申请人有关，从而可能损害申请人的权益。被申请人提供的证据不足以证明其“牙博士益达”商标已经由其在先使用并在市场上具有很高的知名度。综上，申请人请求对争议商标予以宣告无效。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2017年2月27日申请注册，2019年8月28日核准注册，核定使用在第3类“香皂”等商品上，专用期至2029年8月27日止。
2、引证商标一由申请人于2013年4月15日申请注册，2019年12月14日核准注册，核定使用在第3类“牙膏”等商品上，专用期至2029年12月13日止。现处于无效宣告程序中。
3、引证商标二由申请人于2012年10月25日申请注册，指定使用在第3类“牙膏”等商品，现处于驳回复审程序中。
4、引证商标三由申请人于2013年4月15日申请注册，2015年8月14日核准注册，核定使用在第30类“甜食”等商品上，专用期至2025年8月13日止。
5、引证商标四至七在争议商标申请日前，已分别获准注册，核定使用在第30类“糖果；茶；口香糖；甜食”等商品上，引证商标四至六现为申请人名下有效注册商标，引证商标七专用期至2021年8月27日，至我局对本案审理之时，引证商标七尚未续展。
6、申请人“益达”商标在（2012）商标异字第29331号、（2013）商标异字第09679号异议裁定书中被认定为在“非医用口香糖”商品上已为相关公众所熟知。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用现行《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条的内容已体现在《商标法》的具体条款中，我局将适用现行《商标法》的具体条款审理本案。
鉴于引证商标一在争议商标申请日之前尚未初步审定，但申请在先，故对于争议商标与申请人引证商标一是否构成同一种或类似商品上的近似商标我局适用2013年《商标法》第三十一条的规定进行审理。
结合当事人陈述的事实和理由，本案的焦点问题可归结为：一、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定；二、争议商标与引证商标一至三是否构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标；三、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项所指的情形。
关于焦点问题一：依据申请人提交的报刊、杂志的宣传资料、销售合同及发票、荣誉证书等材料可以证明在争议商标申请注册日前，申请人引证商标四“益达”商标在第30类“非医用口香糖”商品上经过长期使用和广泛宣传，已为中国相关公众所知晓并已具有较高知名度。争议商标“牙博士益达”完整包含了申请人“益达”商标，已构成对该商标的复制、摹仿。且考虑申请人“益达”商标具有较强独创性，被申请人对申请人商标的情况理应知晓，故其未做合理避让，难谓善意。被申请人将与申请人引证商标四在文字构成、呼叫上相近的争议商标申请注册在“香皂；浴液”等商品上，相关公众易认为冠以争议商标的商品系由申请人提供，或认为被申请人与申请人之间存在某种联系，致使申请人作为前述已为相关公众所熟知的商标权利人的利益可能受到损害。因此，争议商标的注册已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指的不予注册并禁止使用的情形。鉴于本案已基于申请人引证商标四，并依据2013年《商标法》第十三条第三款的规定对申请人商标予以保护，故无需再对争议商标与申请人引证商标五至七是否构成2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。
关于焦点问题二：争议商标核定使用的“香皂”等商品与引证商标三核定使用的“甜食”等商品不属于同一种或类似商品，故争议商标与引证商标三未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。本案争议商标“牙博士益达”完整包了引证商标一中的文字“益达”，在文字构成、呼叫等方面构成近似，争议商标核定使用的“牙膏”商品与引证商标一核定使用的“牙膏”商品属于同一种或类似商品，两商标在上述商品上共存易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标在上述商品上与引证商标一已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的除牙膏外的其他商品与引证商标一核定使用的商品不类似，故在牙膏外的其他商品上二者未构成类似商品上的近似商标。另，引证商标二最终权利状态不会影响本案最终审理结果，故我局不再等待其权属结果，对争议商标与引证商标二是否构成使用在类似商品上的近似商标亦不再予以评述。被申请人在本案中虽提交了证据材料，但不足以证明争议商标在中国大陆地区经过使用已具有一定知名度，进而可使相关公众将争议商标与引证商标一在同一种或类似商品上相区分。
关于焦点问题三：争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项所指的情形。首先，申请人提交的在案证据不能证明争议商标的注册易导致消费者对商品质量等特点或者产地来源产生混淆、误认，故争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。其次，2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形，且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
鉴于我局已适用2013年《商标法》第十三条第三款、第三十一条的规定宣告争议商标无效，故对争议商标是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形不再予以评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十一条、现行《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年04月24日
