申请人:斯木乐公司
委托代理人:思朴知识产权代理(上海)有限公司
被申请人:长阳熊星桥商贸行
申请人于2021年11月16日对第52337343号“SMULE”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
一、争议商标与申请人在先注册的国际注册第991513H号“SMULE”商标(以下称引证商标)构成使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标。
二、申请人是“SMULE”商标的真正所有人,在争议商标申请日之前,申请人商标已经在中国在先使用,并具有一定的知名度,争议商标系对申请人在先使用并具有一定知名度的商标的不正当抢注。“SMULE”是申请人在先商号,争议商标侵犯了申请人的在先商号权。
三、被申请人作为个体工商户,其申请注册多件商标,并非其合理商业经营所需,被申请人恶意抢注申请人在先商标以及他人知名品牌,违反了诚实信用原则,扰乱公平竞争的市场秩序及商标管理秩序,应予无效。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第三十条、第三十二条及第四十四条第一款的规定对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人相关介绍及商标注册信息;
2、申请人“SMULE”软件的下载和介绍;
3、申请人“SMULE”软件的相关报道;
4、被申请人工商信息、商标注册列表;
5、在先判例等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2020年12月21日申请注册,2021年8月21日获准注册在第41类“教育”等服务上。
2、引证商标在争议商标申请日之前均获准国际注册,核定使用在第9类“计算机游戏软件”等商品上,截止本案审理时,为申请人名下的有效注册商标。
3、截止本案审理时,除本案争议商标外,被申请人在多个类别上共注册24件商标,多件商标与他人知名商标或具有显著性的商标相同或近似,其中包括“电音 Y2002”、“跳舞的音符”、“VIBERZI”、“DREGLO”、“ZENOTRI”、“星房惠”、“PROBLIVA”等商标。
上述事实有相关商标档案及我局查询记录在案佐证。
我局认为,鉴于本案争议商标获准注册日于2019年11月1日之后,根据法不溯及既往的原则,本案的实体问题以及相关程序问题均应适用2019年《商标法》。2019年《商标法》第七条系总则性条款,其立法精神已体现在2019年《商标法》的具体条款中,我局将依据2019年《商标法》的相关规定对本案予以审理。根据当事人的理由、事实和请求,我局将本案的焦点问题归纳为:
一、争议商标指定使用的“教育、流动图书馆”等服务与引证商标核定使用的“计算机游戏软件、无线设备用电子游戏软件”等商品不属于类似服务与商品,未构成2019年《商标法》第三十条所指情形。
二、本案中,申请人提交的在案证据尚不足以证明在争议商标申请日前,其商号或商标已在与争议商标核定使用的第41类教育、流动推书馆等同一种或类似服务及所属行业已经使用并具有较高知名度,故争议商标的注册未违反2019年《商标法》第三十二条之规定。
三、2019年《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得注册”是指争议商标注册人超出其正常生产经营活动的需要囤积商标,或基于不正当利用他人商誉谋取非法利益的目的抄袭摹仿他人知名品牌,不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序、损害公共利益等情形。依据《商标法》相关规定,民事主体申请注册商标,应该有使用的真实意图,以满足自己的商标使用需求为目的,其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。本案中,争议商标“SMULE”与申请人引证商标“SMULE”在字母构成、呼叫上完全相同,难谓巧合。同时根据我局审理查明第3项,被申请人在多个类别上共注册24件商标,多件商标与他人知名商标或具有显著性的商标相同或近似,其中包括“电音Y2002”、“跳舞的音符”、“VIBERZI”、“DREGLO”、“ZENOTRI”、“星房惠”、“PROBLIVA”等商标。虽然被申请人名下的商标数量不多,但被申请人并未提供证据证明其具有使用商标的真实意图,也未能提供其商标的合理出处,其作为个体工商户,却在多个类别上申请注册多件与他人知名品牌或具有较强显著性的商业标识相同或相近的商标,明显超出了正常的使用意图。被申请人的上述不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆误认,而且扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,有违诚实信用的基本原则。综上所述,争议商标的注册已构成2019年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
另,申请人依据2019年《商标法》第四条的规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年08月22日