申请人:美国崔克自行车股份有限公司
委托代理人:北京惠诚东方知识产权代理有限公司
被申请人:黄建凡
申请人于2021年10月26日对第43335007号“驴行者 TREKKER”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人是世界顶级的自行车制造商,“TREK”不仅是申请人旗下主要的产品品牌,也是申请人已使用多年的英文商号,争议商标损害了申请人的在先商号权。申请人已在多个国家和地区注册“TREK”商标,在中国亦在第9类、第12类、第25类、第28类、第37类等多个商品或服务商标注册“TREK”商标,申请人对其拥有合法的在先商标权。争议商标与申请人第33720122号“TREK”商标、第6202255号“TREK BICYCLE STORE”商标、第18655981号“TREK BICYCLE STORE”商标(以下称引证商标一至三)构成相同或类似服务上的近似商标。申请人的“TREK”商标经过宣传使用,已成为自行车领域相关公众所熟知的商标,应获得更大范围的保护。申请人请求认定第588998号“TREK”商标、第804548号“TREK”商标、第4081037号“TREK”商标、第6084639号“TREK及图”商标(以下统称引证商标四)为相关公众所熟知的商标。被申请人明确知晓申请人知名品牌,争议商标是对申请人商标的恶意抄袭。争议商标的注册申请明显属于用不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标的不正当竞争行为。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)和(八)项、第十三条、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款、《中华人民共和国民法通则》(以下称《民法通则》)以及《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下称《反不正当竞争法》)等相关规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:
1、争议商标注册公告;
2、百度百科对申请人的简介;
3、申请人之“TREK”商标在全球的注册列表及部分商标注册档案;
4、申请人TREK系列商标在美国的注册列表、注册证明及全球多个国家的注册证明和相关翻译;
5、相关宣传使用证据、销售、发票等;
6、相关杂志广告;
7、部分租赁协议、发票、记账凭证等;
8、相关赛事、活动照片、推广费、宣传报道;
9、部分在先案件裁定书等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2019年12月25日提出注册申请,于2021年10月7日取得注册,核定使用在第35类“广告;会计;人事管理咨询;商业企业迁移;商业信息;市场营销;替他人推销;为零售目的在通信媒体上展示商品;文字处理;自动售货机出租”服务上。
2、申请人的引证商标一至四申请注册日均早于争议商标,引证商标一至三核定使用在第35类“为零售目的在通讯媒体上展示商品;特许经营的商业管理;通过网站提供商业信息;替他人推销;市场营销;人事管理咨询;商业企业迁移;商业审计;自动售货机出租”等服务上,引证商标四均核定使用在第12类自行车等商品上,至本案审理时引证商标均为有效的注册商标。
我局认为,申请人请求宣告争议商标无效所援引的《商标法》第七条、第九条为总则性条款,《民法通则》及《反不正当竞争法》等规定的相关内容已体现在《商标法》的具体条款中,我局将根据当事人评审理由、提交的证据适用《商标法》的相应具体条款审理本案。
一、争议商标为文字“驴行者 TREKKER”,引证商标一至三显著识别文字为“TREKE”,争议商标显著识别的英文部分与引证商标一至三在字母构成、呼叫等方面相近,已构成近似标识。争议商标核定使用的除文字处理以外的市场营销等服务与引证商标一至三核定使用的市场营销等服务在属于同一种或类似服务,故在上述类似服务上争议商标与引证商标一至三已构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似服务上的近似商标。
争议商标核定使用的文字处理服务与引证商标一至三核定使用的服务不属于类似服务,故争议商标在上述服务上与引证商标一至三未构成《商标法》第三十条所指使用在类似服务上的近似商标。
二、鉴于我局已根据《商标法》第三十条对争议商标在市场营销等服务上与申请人的引证商标是否存在权利冲突的问题进行了审理,并对申请人商标予以保护。故在上述服务上本案已无适用《商标法》第十三条进行审理之必要,我局对申请人有关主张不再予以评述。
申请人在本案中未就争议商标申请日前合理期限内,其使用引证商标四商品的销售数量、金额等经济数据,以及行销覆盖范围、市场占有率等充分举证,仅凭申请人在案证据尚不足以证明其商标在争议商标申请注册前已达到相关公众所熟知的程度。且争议商标核定使用的文字处理服务与申请人主张其商标赖以知名的自行车等商品在功能、用途等方面无密切关联,不属于类似服务和商品,普通相关公众施以一般注意力足以区分,不致认误导公众损害申请人利益,故争议商标在文字处理服务上的注册未构成《商标法》第十三条所指情形。
三、争议商标文字与申请人主张的商号尚未达到相同或基本相同的程度,故争议商标并未构成对申请人商号权的损害。《商标法》第三十二条规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”系指在先使用的未注册商标,本案申请人的引证商标在市场营销等服务上是在先已注册商标。因此本案在上述服务上不适用《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。在案证据不足以证明申请人在争议商标申请日前在与文字处理服务相同或类似的服务上使用相关商标且已具有一定的知名度,故争议商标在文字处理服务上未构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注。
四、《商标法》第十条第一款第(七)项是指商标标识本身带有欺骗性,易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。《商标法》第十条第一款第(八)项所称的不良影响是指系争商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。争议商标的注册不存在上述情形,我局对申请人该项主张不予支持。
五、《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”亦适用于系争商标的注册有害于社会公共秩序或社会公共利益的情形,本案申请人援引该规定所述具体理由仍指向其相对权益,并无证据证明被申请人的行为扰乱了社会公共秩序,损害了社会公共利益,争议商标不属于该规定所指情形。因此,申请人有关理由,我局不予支持。
六、申请人关于争议商标违反《商标法》第四条规定的理由,事实依据不充分,我局对其不予支持。
申请人的其余理由缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在文字处理服务上予以维持,在市场营销等其余服务上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年08月22日