申请人：泰科消防及安全有限责任公司
委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人：曾伟城
申请人于2021年06月08日对第37572488号“FRICK COMPRESSOR及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：
一、争议商标与申请人在先注册的第36213550号“FRICK”商标（以下称引证商标）构成类似商品上的近似商标。
二、申请人对“FRICK”系列标识享有在先著作权，该系列标识作品由申请人关联公司所独创然后将著作权转让至申请人，其创作完成时间远远早于争议商标申请日，被申请人未经申请人允许，在明知申请人在先作品存在的情况下恶意申请注册与申请人在先作品实质性近似的争议商标，损害了申请人享有的在先著作权。
三、争议商标构成对申请人具有较高知名度的“FRICK”商标的恶意抢注。
四、争议商标的注册和使用将会使消费者产生误认，造成不良社会影响。被申请人不但抄袭和摹仿申请人知名商标，还抄袭注册与其他知名品牌高度近似的商标，具有主观恶意，其行为违反了诚实信用原则。
综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条第一款、第九条第一款、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条及第四十四条第一款的相关规定宣告争议商标无效。
申请人向我局提交了以下主要证据（电子）：
1、引证商标的商标档案；
2、网络词典的含义解释；
3、设计手册、授权声明；
4、销售合同、经销商声明、购买确认函；
5、申请人产品介绍、网络销售平台的销售信息；
6、相关杂志发表文章、说明书；
7、媒体报道；
8、作品登记证书；
9、广告海报；
10、被申请人提交的争议商标的使用证据等；
11、在先判例。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2019年4月17日申请注册，经异议程序后，于2021年5月14日获准注册在第7类压缩机（机器）、热交换器（机器部件）等商品上。
2、引证商标于2019年1月29日申请注册，2021年1月27日初步审定并公告，2021年4月28日获准注册在第7类蒸汽或油分离器商品上，商标专用期限至2031年4月27日。截止本案审理时，为申请人名下的有效注册商标。
3、被申请人的第14821425号“FRICK HVAC及图”商标、第14821428号“FRICK COMPRESSOR及图”商标均因违反《商标法》所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形被我局作出的《无效宣告请求裁定书》裁定予以宣告无效。
该项事实有相关商标档案在案佐证。
我局认为，2019年4月23日修正的《商标法》已于2019年11月1日起实施，鉴于本案争议商标获准注册日（2021年5月14日）于2019年11月1日之后，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题以及相关程序问题均应适用2019年《商标法》。2019年《商标法》第七条第一款、第九条第一款系总则性条款，其立法精神已体现在2019年《商标法》的具体条款中，我局将依据2019年《商标法》的相关规定对本案予以审理。
根据当事人的理由、事实和请求，我局将本案的焦点问题归纳为：
一、争议商标与引证商标是否构成2019年《商标法》第三十一条所指情形。
二、争议商标的申请注册是否损害了申请人主张的著作权，进而构成2019年《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。
三、争议商标的注册是否构成2019年《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
四、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项及第四十四条第一款之规定。
关于焦点问题一：争议商标指定使用的“热交换器（机器部件）”商品与引证商标核定使用的“蒸汽或油分离器”商品属于类似商品。争议商标的显著认读部分“FRICK”与引证商标“FRICK”在呼叫、字母构成上相同，已构成近似商标。若争议商标与引证商标并存于上述类似商品上，易造成相关公众对商品的来源产生混淆误认。因此，争议商标在“热交换器（机器部件）”商品上的注册申请违反了2019年《商标法》第三十一条之规定。
争议商标核定使用的其余商品与引证商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品。因此，争议商标在其余商品上的注册申请未违反2019年《商标法》第三十一条之规定。
关于焦点问题二：本案中，申请人所述的作品整体未达到作品独创性所要求的基本创作性高度，未构成《著作权法》意义上的作品。因此，争议商标的申请注册未构成2019年《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”之情形。
关于焦点问题三：2019年《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在系争商标的注册申请日之前已经在与系争商标使用的商品相同或与之相类似的商品或服务上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。具体到本案中，首先，结合申请人提交的在案证据，可以证明在争议商标注册申请日前，“FRICK”商标经申请人在先使用在压缩机等商品上并具有一定的知名度。其次，争议商标的显著认读部分“FRICK”与申请人在先使用并具有一定知名度的“FRICK”商标在英文构成、呼叫上相同，争议商标指定使用的压缩机（机器）等商品与在先实际使用的压缩机等商品属于同一种或类似商品或在功能用途、销售渠道等方面具有密切关联。加之，根据我局审理查明第3项，被申请人的第14821425号“FRICK HVAC及图”商标、第14821428号“FRICK COMPRESSOR及图”商标均因构成《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形被我局裁定宣告无效。综合上述因素考虑，我局认为，争议商标的注册及使用极有可能引起消费者对商品提供者产生混淆。因此，争议商标的注册已构成2019年《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
关于焦点问题四：争议商标标识本身不具有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，未构成2019年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。2019年《商标法》第十条第一款第（八）项禁止的是对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标的注册不属于此类情形。申请人援引2019年《商标法》第四条、第四十四条第一款的规定请求宣告争议商标无效，但申请人有关权益在本案中已通过其他条款获得充分救济的情况下，我局不再适用该条款进行审理。
另，申请人依据2019年《商标法》第十五条之规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年03月16日
