申请人：黄进业
委托代理人：北京首捷国际知识产权代理有限公司
原异议人：宝马股份公司
委托代理人：北京市君合律师事务所
申请人不服我局(2020)商标异字第0000081520号不予注册决定，于2020年09月07日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：一、原异议人是世界知名的汽车制造商，其“BMW”、“宝马”及图形商标在全球具有较高的知名度；二、被异议商标构成对原异议人在第12类商品上已注册的第784348号“寳馬”商标（以下称引证商标六）、国际注册第921605号“宝马”商标（以下称引证商标七）、第282195号“BMW”商标（以下称引证商标八）及第282196号“BMW及图”商标（以下称引证商标九）的翻译和摹仿；三、被异议商标与原异议人在先注册的第2019284号“宝马”商标（以下称引证商标一）、国际注册第663925号“BMW”商标（以下称引证商标二）、国际注册第673219号“BMW及图”商标（以下称引证商标三）、国际注册第955419号图形商标（以下称引证商标四）及国际注册第1241163号图形商标（以下称引证商标五）已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标；四、被异议商标侵犯了原异议人及其在华子公司的在先商号权；五、被异议商标是对原异议人在先商标的恶意抄袭和摹仿，被异议商标的注册和使用易使消费者产生混淆误认，申请人违反了诚实信用原则，易产生不良影响。综上所述，原异议人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对被异议商标不予核准注册。
原异议人在异议阶段提交了以下主要证据（复印件）：
1、原异议人及其子公司营业执照复印件；
2、网络及词典、字典对原异议人的介绍；
3、原异议人在全球及中国的销售材料；
4、原异议人商标在全球的注册列表；
5、原异议人的获奖情况；
6、原异议人参加社会公益及体育赞助情况；
7、原异议人的宣传活动记录、图片以及报刊、杂志等媒体对原异议人的报道；
8、原异议人及其商标在中国受到行政及司法保护的记录；
9、在先裁定、判决书；
10、原异议人商标在服装、皮具领域的使用资料；
11、申请人申请注册商标信息；
13、其他证据。
不予注册决定认为：被异议商标“鸿宝马仕”指定使用于第25类“服装；衬衫；外套；裤子；鞋”等商品上。异议人引证在先注册的第2019284号“宝马”等商标核定使用商品为第25类“服装；鞋”等。被异议商标指定使用的“服装；衬衫；外套；裤子；鞋；帽”商品与异议人引证商标核定使用商品在功能、用途等方面相近，属于类似商品。被异议商标完整包含异议人引证商标“宝马”，且未形成明显有别的其他含义，故双方商标已构成使用于上述类似商品上的近似商标。异议人注册并使用于“车辆、机动车辆”等商品上的“宝马”商标曾获《商标法》第十三条保护，被异议商标完整包含异议人该商标“宝马”，且未形成明显有别的其他含义，被异议商标已构成对异议人商标的抄袭和摹仿，核准被异议商标注册使用于其它非类似商品上，易误导公众并致使异议人的利益可能受到损害。异议人称被异议商标的申请注册侵犯其在先字号权等证据不足。依据《商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十五条规定，我局决定：第30133841号“鸿宝马仕”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标已经进行实质审查并初审公告，故被异议商标符合法律规定。被异议商标系申请人独创，与原异议人所述的引证商标不构成类似商品上的近似商标。因此，申请人请求对被异议商标予以核准注册。
申请人向我局提交了以下主要证据：被异议商标使用图片。
原异议人向我局提交的意见与异议阶段提交的申请理由和证据大致相同。
经复审查明:
1、被异议商标由申请人于2018年04月10日申请注册，指定使用在第25类“服装”等商品上。初步审定并公告后本案原异议人提出异议申请。我局经审理作出(2020)商标异字第81520号在不予注册决定，本案申请人不服商标局的裁定，于法定期限内提出不予注册复审申请；
2、引证商标一经我局撤销复审审理决定予以撤销，现正处于一审行政诉讼程序中；
3、引证商标二至九均于被异议商标申请日前核准注册或核准领土延伸保护至中国的申请，引证商标二、三、四、五分别核定使用在第25类“服装；鞋；帽”等商品上，引证商标六、七、八、九分别核定使用在第12类“车辆；不属别类的机动车辆及其零部件”等商品上。现均为原异议人名下有效注册商标；
4、原异议人使用在汽车及其零部件商品上的“宝马BMW”商标于2000年6月被列入《全国重点商标保护名录》。2011年7月我局在商标异议复审案件中适用《商标法》第十三条对申请人使用在第12类车辆、机动车辆等商品上的引证商标五予以保护。2014年3月我委在商标争议案件中适用《商标法》第十三条对申请人使用在第12类车辆、机动车辆等商品上的引证商标九予以保护。
以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
我局认为，《商标法》第七条为商标注册使用的原则性规定，其内容已体现在《商标法》具体条款中，故我局将依照《商标法》具体规定进行审理。依据当事人提出的理由及我局查明的事实，本案的焦点问题为：一、被异议商标与引证商标一至五是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标；二、被异议商标是否违反《商标法》第十三条第三款的规定；三、被异议商标是否侵犯原异议人的在先商号权；四、被异议商标是否构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形；五、被异议商标是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
关于焦点问题一：我局认为，原异议人的“BMW”、图形及其组合商标整体具有较强独创性，原异议人宣传过程中，多将“BMW”、“BMW及图”商标、图形与其中文“宝马”商标共同使用。加之，如审理查明事实可知，“宝马”商标经长期使用和宣传已具有很高知名度，可见，前述商标彼此之间已形成了对应关系。本案被异议商标“鸿宝马仕”完整包含了原异议人引证商标二的构成外文“BMW”、引证商标三的“BMW及图”及四、五图形对应的中文“宝马”，含义并未产生明显区别，因此，被异议商标已分别与引证商标二、三、四、五构成近似标识。此外，由原异议人提交的在案证据表明，原异议人在第25类服装商品上注册的“宝马”、“BMW”商标已具有一定知名度。被异议商标指定使用商品与引证商标二、三、四、五核定使用商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面具有一定共通性。在此情形下，被异议商标与引证商标二、三、四、五在上述商品上共存，易导致相关公众对商品的来源产生混淆和误认，已分别构成《商标法》第三十条所指的情形。
鉴于被异议商标在全部复审商品上与引证商标二、三、四、五已成立《商标法》第三十条，故引证商标一的撤销复审结论与本案已无实质性影响，故我局对被异议商标与引证商标一是否构成《商标法》第三十条所述内容不再予以评述。
关于焦点问题二：鉴于我局已依据《商标法》第三十条的规定对原异议人的在先商标权利予以保护，故本案无需再对引证商标六至九是否为相关公众所熟知作出认定，不再适用《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。
关于焦点问题三：我局认为，商标与商号的权利性质不同，在商业活动中发挥的功能也不同，因此，在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时，通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中，被异议商标与原异议人商号未构成相同或基本相同，故被异议商标未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先商号权之情形。
关于焦点问题四：《商标法》第十条第一款第（八）项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。我局经审查认为，被异议商标不属于上述条款所指的情形，原异议人依据上述法律规定所提理由不成立。
关于焦点问题五：我局认为，《商标法》第四十四条第一款所指情形是以欺骗手段或其他不正当手段扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。原异议人在本案中证明被异议商标存在上述情形的证据不足，故我局对原异议人该项张不予支持。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年06月11日
