申请人:上海美术电影制片厂有限公司
委托代理人:上海百一知识产权代理有限公司
被申请人:厦门葫芦兄弟科技有限公司
委托代理人:福建省信达知识产权代理有限公司
申请人于2020年03月10日对第21861087号“葫芦兄弟”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、被申请人未经著作权人许可,将著作权人创作的动画片知名作品《葫芦兄弟》中的知名作品名称“葫芦兄弟”抢注为商标,损害申请人在先知名作品名称权,也违反诚实信用原则。二、被申请人并非以真实使用为目的,争议商标是对申请人知名作品名称的恶意抢注,争议商标系以不正当手段取得注册,应被宣告无效。综上,争议商标的注册违反了《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第一条、第四条、第七条、第三十二条、第四十四条、第四十五条等相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交以下证据(U盘扫描件):
1、申请人准予变更(备案)登记通知书;
2、民事判决书;
3、百度百科搜索“葫芦兄弟”资料;
4、所获荣誉证书;
5、影片目录等。
被申请人答辩的主要理由:一、争议商标中“兄弟”意指意气相投或志同道合似手足情深,因被申请人企业由“刘登锟”与“王忠魁”合股创办,协手共同发展壮大,故争议商标取名源自于此。二、争议商标是以申请人企业字号命名,并非损害申请人在先知名作品名称权,也未违反诚实信用原则。三、争议商标与申请人作品名称权并无直接关联。申请人与被申请人在服务项目上存在显著区别,且不存在经销商和代理商的关系,没有恶意抢注的必要。四、争议商标经使用推广,已达到一定知名度,被申请人并未损害他人在先权利。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人向我局提交了广告牌照片、员工工牌及名片、首页截图、app下载地址、微信公众号截图、微信推广资料、战略合作协议、代收代付协议、销售发票等打印件及复印件证据。
针对被申请人答辩,申请人在质证意见中坚持其评审请求。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2016年11月10日提出注册申请,于2017年12月28日核准注册并公告,核定使用在第42类技术研究、测量、材料测试、造型(工业品外观设计)、建筑学服务、服装设计、网站设计咨询、平面美术设计、质量检测、生物学研究服务上。商标专用期至2027年12月27日。
2、2015年12月30日,上海美术电影制片厂名义变更为上海美术电影制片厂有限公司,即本案申请人。
以上事实有相关商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
我局认为,本案中,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》,本案的相关程序问题仍适用修改后的《商标法》,故申请人提出的关于被申请人申请注册争议商标系不以使用为目的的恶意商标注册申请行为之主张我局不予审理。2013年《商标法》第一条、第四条、第七条属于总则性条款,其立法精神已体现在《商标法》其他条款的具体规定中,我局根据申请人的评审请求、事实及理由,适用相关具体条款对本案审理如下:
一、申请人关于争议商标的申请注册构成2013年《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”之情形的主张。本案中,根据申请人提交的证据3、4可知,申请人动画片《葫芦兄弟》作品曾获得中华人民共和国广播电影电视部颁发的优秀美术片奖等多个荣誉奖项证书,其在争议商标申请注册日前已为相关公众所知悉,具有较高的知名度。由于该知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶,由此所带来的商业价值和商业机会也是申请人公司投入大量劳动和资本所获得,所以“葫芦兄弟”作品名称应当作为申请人享有的在先权益得到保护。鉴于申请人在先知名作品名称“葫芦兄弟”具有较强独创性和显著性,而争议商标与其文字构成、呼叫及含义无明显差异,在此情况下,争议商标的注册使用,容易导致相关公众误认为其经过申请人的许可或与申请人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了申请人知名作品名称的知名度及影响力,挤占了申请人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会,致使申请人的在先权益可能受到损害。争议商标的注册侵犯了申请人动画作品名称所享有的在先权益,构成了2013年《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
二、申请人关于争议商标的申请注册构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形的主张。申请人提交的证据不足以证明争议商标申请注册系扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为,故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十二条、修改后《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年01月11日