申请人：张明军
委托代理人：四川顶峰知识产权代理有限公司
被申请人：北京九鼎九和建设集团有限公司
委托代理人：北京嗨标国际知识产权代理有限公司
申请人于2020年08月28日对第33207550号“巫山烤鱼”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人为巫山烤鱼品牌的创始人和巫山烤鱼非物质文化遗产传承人，其自1999年开办第一家巫山烤鱼餐厅以来，“巫山烤鱼”商标经其大量使用和宣传，已经具备了较高的知名度和影响力，与申请人形成了极强的唯一对应关系。申请人与被申请人的法定代表人陈振尧籍贯均为巫山县，且两人为旧识、交往密切，此外，申请人店面经营地址与被申请人注册地均位于北京，被申请人是基于上述特定关系明知“巫山烤鱼”商标而在申请人商标使用的烤鱼餐厅等相关的服务上进行抢注，其具有明显的主观恶意，违反了《商标法》第七条第一款、第十五条第二款的规定。二、争议商标与第4172423号“巫山”商标、第7887088号“巫山烤全鱼”商标、第9808517号“巫山”商标（以下称引证商标一至三）构成《商标法》第三十条所指的使用在类似服务上的近似商标。三、申请人的“巫山烤鱼”商标在争议商标申请日前已经使用并有一定影响，争议商标核定使用的服务与申请人商标在先使用的服务构成类似服务，加之被申请人与申请人经营地址邻近，二人相识，可知被申请人采取了不正当手段，故其申请注册争议商标违反了《商标法》第三十二条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的规定。四、争议商标中含有“巫山”、“烤鱼”字样，容易使消费者对指定服务的来源、服务内容等特点产生误认，违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。五、被申请人在申请人的在先商标所涉及的商品和服务上集中申请注册了“巫山烤鱼”商标，其作为一家建筑集团，所申请的商标均为餐饮或相关行业商标，其明显缺乏真实的使用意图，同时，被申请人与申请人与旧识，其在申请人与巫山县政府签订相关协议后即申请注册多件“巫山烤鱼”商标，明显采取了不正当手段，意图谋取不当利益，争议商标的注册违反了《商标法》第四条、第四十四条第一款的规定。综上，请求对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据（光盘及复印件）：
1、门店装修合同；
2、申请人与其前妻的结婚证书和离婚民事调解书；
3、北京巴顿饮食文化发展中心税务登记证、发展项目环境影响登记表的批复、北京市社会保险单位信息登记表；
4、房屋租赁合同；
5、唐山市恒信不锈钢经销处送货单；
6、合作分红协议；
7、引证商标二、三的注册证书、引证商标一至三的转让证明；
8、品牌加盟合同、商标使用许可合同、部分加盟商的介绍；
9、商标实际使用图片；
10、原材料销售开单和销货清单等；
11、广告发布协议；
12、被申请人工商资料；
13、相关短信和微信聊天记录；
14、投资协议书及签约仪式、项目成果展示图；
15、巫山县商务委员会出具的《“巫山烤鱼”商标在巫山县地区宣传和使用情况说明》。
被申请人答辩的主要理由：一、被申请人并非恶意抢注，是其企业创始人出于对故乡重庆的思念及企业自身发展需要依法申请。申请人关于争议商标与引证商标一至三构成近似商标，且争议商标核定使用的服务与其商标核定使用的服务构成类似服务的主张不成立。二、申请人提交的证据不具备证明力，且部分证据材料上的签名字迹不一致，真实性存疑，无法证明申请人的主张。三、被申请人申请第27189908号“巫山烤鱼”商标的时间早于申请人受让引证商标一至三的时间，因此，申请人当时并不享有在先权利。四、申请人偷换概念，企图混淆视听，其干扰商标注册申请管理秩序，非法干扰他人正常行使商标权。故请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：
1、被申请人企业信息及争议商标信息资料；
2、被申请人其他商标信息资料；
3、引证商标一至三的转让资料；
4、有关异议案件的材料；
5、申请人在部分证据中的签名页；
6、有关聊天页面；
7、申请人对被申请人商标提出无效宣告案件的汇总资料。
申请人的主要质证意见与申请理由基本相同，并对被申请人的答辩理由均不予认可，故请求对争议商标予以宣告无效。
经审理查明：一、争议商标由被申请人于2018年8月30日在第42类质量控制、生物学研究等服务上提出注册申请，在除细菌学研究、生物学研究外的质量控制等服务上被初步审定并公告后，被本案申请人提出异议，后被不予受理，该商标的注册公告刊登于2020年2月14日的第1683期《商标公告》，其专用权止于2029年8月20日。
二、引证商标一至三均先于争议商标申请日在第43类餐馆等服务上获准注册，经核准，均于2018年7月20日转让至本案申请人名下，现均为有效的在先注册商标。
三、本案被申请人为一建设公司，其共申请注册了18件商标，其中仅2件商标注册在第37类建筑等服务上，另有14件“巫山烤鱼”商标，分别核定使用在第8类刀、餐叉等商品上、第16类纸餐巾等商品上、第21类盘等商品上、第25类帽等商品上、第29类鱼片等商品上、第30类咖啡等商品上、第31类小麦等商品上、第35类商业企业迁移服务上、第39类货物贮存等服务上、第41类培训等服务上、第42类包装设计等服务上、第43类烹饪设备出租等服务上、第44类饮食营养指导等服务上，其中2件“巫山烤鱼”商标尚处于异议程序中，其余12件“巫山烤鱼”商标均处于无效宣告程序中。
以上事实由商标档案在案佐证。
《商标法》第七条第一款为总则性条款，其具体内容已体现在《商标法》的具体规定中，根据当事人陈述的内容、提交的证据及查明事实，我局对本案焦点问题归纳并审理如下：
一、争议商标与引证商标一至三是否构成《商标法》第三十条所指的使用在类似服务上的近似商标。争议商标核定使用的质量控制等服务与引证商标一至三核定使用的餐馆等服务不属于类似服务，上述商标并不构成使用在类似服务上的近似商标。
二、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十五条第二款的规定。申请人提交的证据不能证明其在先在与争议商标核定使用的质量控制等类似服务上使用了近似商标，故申请人的该项主张我局不予支持。
三、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第三十二条所指的不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的情形。该条款保护客体为他人在系争商标申请日前在相同或类似商品或服务上已经使用并有一定影响的商标，但如我局对焦点问题一的评述可知，本案争议商标核定使用的质量控制等服务与申请人“巫山烤鱼”商标实际使用的餐馆等服务不属于类似服务，故申请人该项主张，我局不予支持。
四、争议商标的申请注册是否易使消费者对指定服务的来源、服务内容等特点产生误认，从而违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。争议商标用于指定的质量控制等服务上，依据消费者的一般习惯习惯和认知能力，应不致对指定商品的来源、服务内容等特点产生误认，并不违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。
五、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。我局认为：本案争议商标与申请人在先使用的商标完全相同，该情形难谓巧合；同时，由查明事实三可知，本案被申请人作为一建设公司，其名下仅2件商标系注册在主营的建筑等服务上，却在第8类刀、餐叉等商品上、第16类纸餐巾等商品上、第21类盘等商品上、第25类帽等商品上、第29类鱼片等商品上、第30类咖啡等商品上、第31类小麦等商品上、第35类商业企业迁移服务上、第39类货物贮存等服务上、第41类培训等服务上、第42类包装设计等服务上、第43类烹饪设备出租等服务上、第44类饮食营养指导等服务上申请注册了14件“巫山烤鱼”商标，上述14件商标所涉及到的商品和服务与其主营业务相去甚远，其申请注册上述商标已经超出了正常的经营使用需要。此外，由被申请人的答辩理由可知，其法定代表人亦地处重庆，故其对申请人的商标理应知晓，被申请人申请注册前述商标的行为违反了诚实信用原则，并妨碍了有真实使用意图和正当注册需求的市场主体的正常经营，不具备注册商标应有的正当性，扰乱了商标注册管理秩序，损害了公共利益。被申请人对申请人证据的真实性存疑，但并未提交足够的证据支持其主张；被申请人主张其第27189908号“巫山烤鱼”商标的申请日较早，但此情形并不能证明其申请注册上述商标具有正当性。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
申请人其他理由我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年05月25日
