申请人:上海美术电影制片厂有限公司
委托代理人:上海百一知识产权代理有限公司
被申请人:亚特兰蒂斯(北京)国际文化传播有限公司
申请人于2020年01月06日对第13265525号“黑猫警长”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、被申请人未经许可,将申请人的知名动画作品名称黑猫警长抢注为商标,侵犯了申请人的著作权、作品名称权、角色名称权,违反《商标法》第七条、第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”及第四十五条的规定。二、 被申请人缺乏真实使用意图,系以不正当手段取得争议商标注册。综上,依据《商标法》第一条、第四条、第七条、第三十二条、第四十四条、第四十五条的规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:1、申请人准予变更(备案)登记通知书;2、《黑猫警长》相关影片目录、判决书、公映许可证;3、授权合同公证书;4、关于《黑猫警长》的介绍;5、获奖证书;6、葫芦娃、机器猫、阿凡达的介绍。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2013年9月18日提出注册申请,于2015年1月7日获准注册,核定使用在第33类蒸馏饮料、葡萄酒等商品上。
2、至本案审理时,被申请人名下包含注册及未获准注册的商标共99件,其中包括“阿凡达”、“机器猫”、“葫芦娃”等商标。
3、福建省高级人民法院(2014)闽民终字第223号民事判决书认定上海美术电影制片厂享有《黑猫警长》美术作品著作权。
4、上海美术电影制片厂于2015年12月30日名义变更为上海美术电影制片厂有限公司,即本案申请人。
以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案佐证。。
我局认为,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,本案的实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
我局认为,申请人请求宣告争议商标无效所援引的《商标法》第七条为总则性条款,其实质内涵已体现在2013年《商标法》的具体条款之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据适用2013年《商标法》的相应具体条款审理本案。
本案中,申请人提交的证据可以认定在争议商标申请注册之前,“黑猫警长”作为申请人公司动画片作品名称、角色名称已经具有较高的知名度,其知名度的取得是申请人公司创造性劳动的结晶,由此知名的名称所带来的商业价值和商业机会也是申请人公司投入大量劳动和资本所获得。争议商标与申请人的动画片的作品名称、角色名称在文字构成及呼叫等方面相同,构成完全相同的标识。在此情况下,争议商标在其核定商品上注册使用,容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了申请人知名作品及角色名称的知名度及影响力,挤占了作品权利人基于该作品名称和角色名称而享有的市场优势地位和交易机会,故争议商标的注册侵犯了申请人《黑猫警长》作品的名称和角色名称所享有的在先权益,违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
商标注册应遵循诚实信用原则和公共的商业道德,不得以扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益等方式谋取不正当利益。依据我局查明事实2,被申请人共注册99件商标,其中包括“阿凡达”、“机器猫”、“葫芦娃”等商标,上述商标与他人在先知名作品名称、知名角色名称高度近似,被申请人具有明显的攀附他人知名作品知名度的意图,违反了诚实信用原则,扰乱了我国正常的商标注册及管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序。综上,被申请人申请注册争议商标已构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
综上,申请人无效宣告理由成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款,2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月30日