申请人:迪士尼企业公司
委托代理人:贝克麦坚时知识产权代理(北京)有限公司
被申请人:迪士尼技术开发有限公司
申请人于2019年11月19日对第35369010号“迪士尼”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人的第1479724号“迪士尼”商标在中国极具知名度,已多次在行政程序中认定为驰名商标,应受到驰名商标的保护。二、争议商标与申请人第6010359号“DISNEY baby及图”商标(以下称引证商标)构成相同或类似商品上的近似商标。三、被申请人具有复制申请人驰名商标进行注册的一贯恶意,争议商标的注册及使用会导致相关公众对商品来源产生混淆误认。北京市朝阳区市场监督管理局因被申请人名称不适宜对被申请人作出过行政处罚。依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,请求对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据(以光盘的形式):1、申请人在全球排名的杂志报道;2、媒体、杂志对迪士尼乐园、动画电影、举办的演出等信息的报道;3、申请人出版的迪士尼书籍介绍;4、申请人商标注册列表;5、相关行政裁定;6、被申请人商标信息。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2018年12月17日提出注册申请,取得注册时间为2019年10月7日,核定使用在第10类缝合针等商品上。
2、引证商标申请及获得注册时间均早于争议商标申请时间,核定使用在第10类医疗器械和仪器等商品上,为申请人名下有效注册商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为,当事人在2019年11月1日以前向我局提出无效宣告请求,我局于2019年11月1日以后(含11月1日)审理的案件,相关程序问题适用2019年《商标法》,实体问题适用2013年《商标法》。申请人引用的2013年《商标法》第四条、第七条为原则性条款。根据当事人的主张及主要事实依据,经合议组评议,我局依据相关条款对本案焦点问题审理如下:
一、申请人提交的在案证据可以证明申请人的“迪士尼”与“DISNEY”均有一定知名度且已形成对应关系,争议商标“迪士尼”与引证商标显著识别文字“DISNEY”呼叫相近、含义相同,构成近似商标。争议商标核定使用的缝合针等商品与引证商标核定使用的医疗器械和仪器等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标共存于市场,易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。争议商标与引证商标构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、关于申请人认为争议商标违反2013年《商标法》第十三条规定之理由,我局认为,鉴于申请人在与争议商标核定使用商品相同或类似的商品上已有在先注册的引证商标,且我局已通过2013年《商标法》第三十条对其商标权利予以保护,故本案不再适用2013年《商标法》第十三条之规定审理。
三、2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所禁止的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之情形系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不宜作为商标使用。申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则指向不同主体相对权利的冲突所导致的商品来源误认,不属于上述规定的调整范畴。因此,对申请人上述主张我局不予支持。
四、争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第(八)项规定禁止注册和使用的具有不良影响的标志。
五、2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形是指系争商标注册人在申请注册商标的时候,采取了向行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件,以骗取商标注册的行为,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册的行为。申请人援引2013年《商标法》第四十四条第一款规定请求宣告争议商标无效的主张因证据不足,故我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年10月14日