申请人:安德烈•斯蒂尔股份两合公司
委托代理人:北京万慧达知识产权代理有限公司
被申请人:浙江合鸿工具股份有限公司
委托代理人:浙江裕阳知识产权代理有限公司
申请人于2019年11月14日对第15418896号“颜色组合”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标作为颜色组合商标并不具有固有显著性,使用于核定商品上缺乏商标的显著特征,无法起到识别、区分商品来源的功能。争议商标的颜色描述并不能覆盖其指定商品,其注册申请的审查有误;二、在争议商标申请注册日前,被申请人曾多次侵犯申请人在先权利,且被申请人在相关调解裁定中承认其对申请人及商标在先知晓。被申请人与申请人系同业经营者,一贯抄袭申请人及他人知名商标,恶意明显。争议商标的注册与使用有违诚实信用原则,易导致相关公众的混淆与误认,产生不良社会影响;三、争议商标与申请人在先注册并具有较高知名度的第9137205号图形(指定颜色组合)商标(以下称引证商标)构成混淆性近似,结合被申请人的恶意及申请人商标的高知名度及显著性,两商标共存于市场易使消费者产生混淆误认。综上,依据《商标法》第四条、第十一条第一款第(三)项、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘扫描件):
1.争议商标的注册申请信息、相关审查信息介绍;
2.被申请人企业信息;
3.在先判决、被申请人侵权资料、申请人与被申请人签订和解框架协议等;
4.相关商标信息档案、品牌介绍;
5.申请人专利信息;
6.相关产品宣传册;
7.网络检索结果等。
被申请人答辩的主要理由:一、争议商标系被申请人独创的商标,具有显著性,经过被申请人的持续使用,已与核定使用商品形成唯一指代关系;二、被申请人名下仅17件商标,均出于实际生产经营的需要。争议商标的注册与使用不会造成消费者的混淆,不会损害申请人的利益,亦不会产生不良影响;三、争议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标,二者共存于市场,不会引起混淆与误认。综上,请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据(均为复印件):
1.被申请人企业信息;
2.争议商标的注册申请信息;
3.争议商标的使用图片;
4.购销合同、发票;
5.参展合同、发票、展会导览图及相关保全证据公证书;
6.引证商标的注册信息等。
针对被申请人答辩,申请人提交了质证意见并坚持其评审请求。
经审理查明:1、争议商标于2014年9月25日申请注册,2015年11月7日获准注册,核定使用在第7类机锯(机器)、机器轴等商品上。经名义变更,现为被申请人名下有效注册商标,专用期至2025年11月6日。
2、引证商标于2011年2月22日申请注册,2015年8月14日初步审定公告并于2015年8月14日核准注册,核定使用在第7类林业和园艺用链锯商品上,现为申请人名下有效注册商标。
3. 争议商标注册申请时进行了颜色组合商标的声明,并提交了彩色商标图样以及商标说明,商标说明为:颜色组合商标,色标分别为:橙黄色C10,M80,Y100,K0;乳白色:C0,M0,Y5,K10;黑色:C75,M68,Y67,K89;颜色使用方式:橙黄色用于缸盖罩和空滤器罩,乳白色用于后把手和箱体,黑色用于前手把和刹车挡板。
以上事实有商标档案为证。
我局认为,本案中,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题适用2013年《商标法》,相关程序问题适用现行《商标法》。
《商标法》第四十五条属于程序性条款,我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据双方当事人的请求、事实和理由,本案的焦点问题可以归纳为:一、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第十一条第一款第(三)项的规定;二、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标;三、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
关于焦点问题一,我局认为,相关公众一般会将该颜色组合作为商品的装潢加以识别,而非将其作为区分不同商品来源的商标加以识别,颜色组合商标一般须经使用取得了便于识别的显著特征,才可作为商标注册。本案争议商标为由“橙黄色+乳白色+黑色”组合而成的颜色组合商标,指定使用在机锯(机器)、机器轴等商品上,而被申请人在案提交的证据不足以证明,争议商标申请注册前,在机锯(机器)、机器轴等全部核定商品上经过被申请人的使用,已与被申请人形成对应关系,相关公众可以将“橙黄色+乳白色+黑色”颜色组合所标识的商品唯一指向被申请人,从而使之起到区分商品来源的作用,具备注册商标应有的显著特征。故争议商标违反了2013年《商标法》第十一条第一款第(三)项的规定
关于焦点问题二,我局认为,根据查明事实1、2,引证商标的初步审定日期晚于争议商标的申请注册日期,故本案仅依据2013年《商标法》第三十一条进行审理。
争议商标核定使用的机锯(机器)、木材加工机商品与引证商标核定使用的林业和园艺用链锯商品在功能用途、销售场所、消费对象等方面基本一致,属于类似商品。争议商标为由“橙黄色+乳白色+黑色”组合而成的颜色组合商标,其颜色组合与引证商标指定使用的“橙色+灰色+黑色”在视觉效果上相近,争议商标与引证商标若共同使用在上述类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆、误认,已构成2013年《商标法》第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的喷雾器(机器)等其他商品与引证商标核定使用的林业和园艺用链锯商品不属于类似商品,故争议商标在上述核定使用的商品上与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题三,我局认为,本案证据材料尚不足以证明被申请人申请注册争议商标存在扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等谋取不正当利益的情形,故被申请人申请注册争议商标的行为未构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指以其他不正当手段取得注册的情形。
另,2013年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定,鉴于申请人依据2013年《商标法》第四条的规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据,我局不予支持。申请人其他主张缺乏事实或法律依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第十一条第一款第(三)项、第三十一条、现行《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年12月07日