申请人:道达尔股份有限公司
委托代理人:北京安伦知识产权代理有限公司
被申请人:广州道迩孚化工有限公司
申请人于2020年02月07日对第27268607号“DAOERF及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、争议商标与申请人在先注册的第11978619号“DAODAER”商标(以下称引证商标一)、第11978617号“DAO DA ER”商标(以下称引证商标二)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
2、申请人及其“TOTAL道达尔”系列商标具有较高知名度和影响力,其第212169号“道达尔”商标(以下称引证商标三)、第180747号“TOTAL及图”商标(以下称引证商标四)、第3702361号“TOTAL及图”商标(以下称引证商标五)曾被认定为润滑油等商品上的驰名商标。争议商标的注册是对申请人驰名商标的恶意抄袭、摹仿和翻译,容易误导公众,损害申请人驰名商标权益。
3、“道达尔”作为申请人的商号,经过长期持续的使用和宣传已在润滑油、燃料等领域取得了极高的知名度,争议商标与申请人知名商号所对应的拼音“DAODAER”构成混淆性近似,侵犯了申请人的在先商号权。
4、争议商标的申请并非以实际使用为目的。被申请人具有抄袭申请人以及他人知名商标的一贯恶意,其商标注册申请超出了正常的生产经营需求,违反了诚实信用原则,争议商标的注册和使用易引起消费者对商品的来源产生误认,并造成不良社会影响。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人相关商标注册信息;
2、2000年至2015年在世界500强企业中排名的公证书;
3、申请人2003年、2004年和2009年年报的摘录;
4、申请人网站上关于其业务的介绍;
5、申请人2005-2006、2008-2015年的中文宣传册;
6、申请人2007-2008年英文宣传册及翻译;
7、商标许可使用协议及相关工商登记信息;
8、企业年检报告;
9、申请人中文网站上的相关网页摘录;
10、申请人及其产品的广告宣传及报道情况;
11、申请人产品的销售情况及照片;
12、相关获奖证书;
13、申请人“道达尔”、“TOTAL”商标被认定为驰名商标的证据及在先异议裁定书;
14、申请人刊物《LINK》关于申请人的相关介绍;
15、相关电视、电台、赞助、网络、杂志等广告宣传和报道资料;
16、被申请人的工商登记信息;
17、相关在先裁定等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2017年11月3日向我局提出注册申请,指定使用在第4类润滑油等商品上,被初步审定并公告后,由本案申请人提出异议,我局于2019年10月18日裁定申请人异议理由不成立,争议商标予以核准注册(见2020年1月21日第1680期《商标注册公告》)。
2、在争议商标申请注册日之前,引证商标一、二、三、四、五均已获准注册,核定使用在第4类石油(原油或精炼油)、润滑油等商品上,商标所有人为本案申请人,至本案审理时,上述五引证商标均为有效注册商标。
我局认为,鉴于《商标法》第七条为原则性条款,其内容已体现在《商标法》的具体条款中,我局将适用《商标法》的具体条款审理本案。
1、争议商标由“DAOERF”和图形构成,其显著识别文字“DAOERF”与引证商标一、二“DAODAER”在字母组成、呼叫及整体外观方面均相近,已构成近似商标。争议商标指定使用的传动带用润滑油、润滑油、润滑剂、切削液、发动机油、切割油、齿轮油、气体燃料、传动带用蜡商品与引证商标一、二核定使用的石油(原油或精炼油)、气体燃料、工业用蜡等商品属于同一种或类似商品,争议商标在上述商品上与引证商标一、二共存于市场易误导消费者,使其对商品的来源产生误认。故争议商标在上述商品上的注册已构成《商标法》第三十条规定的情形。争议商标指定使用的除尘制剂商品与引证商标一、二核定使用的商品在功能、用途等方面存在一定差别,未构成《商标法》第三十条规定的情形。
2、申请人称争议商标的注册系对其已为相关公众所熟知的引证商标三、四、五的恶意抄袭、摹仿和翻译,进而损害其利益,但鉴于争议商标与申请人的引证商标三、四、五在文字组成、整体视觉效果等方面存在明显区别,故争议商标并未构成对申请人商标的复制、摹仿、抄袭,争议商标的注册使用不致误导相关公众。因此,争议商标的注册未违反《商标法》第十三条的规定。
3、商标与商号的权利性质不同,在商业活动中发挥的功能也不同,因此,在认定争议商标是否侵犯他人在先商号权时,通常要求争议商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中争议商标所含文字“DAOERF”与申请人“道达尔”商号尚存在一定差别,故争议商标的注册未侵犯申请人所称的在先商号权。
4、《商标法》第十条第一款第(七)项禁止的是商标标识本身具有欺骗性,易使公众对其所指定商品的质量等特点产生误认的商标注册,本案争议商标的注册不属于此类情形。
《商标法》第十条第一款第(八)项禁止的是对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册,本案争议商标的注册不属于此类情形。
《商标法》第四十四条第一款所要禁止的是扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等商标的注册行为。本案争议商标的注册亦不属于此类情形,故申请人的该项主张不能成立。
另,申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第四条的规定缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在除尘制剂商品上予以维持,在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年12月15日