申请人：广州市烽火实业有限公司
委托代理人：广州华进联合专利商标代理有限公司
被申请人：王海斌
委托代理人：佛山商专知识产权代理有限公司
申请人于2019年3月27日对第12261617号“火丰火及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人及其关联企业是焊接行业的领导者，在焊接行业内具有极高的知名度和影响力。申请人“烽火及图”品牌拥有很高的商业价值，且经过持续使用和宣传与申请人建立起不可分割的密切联系。争议商标与申请人第856503号“烽火及图”商标（以下称引证商标一）、第1351225号“烽火”商标（以下称引证商标二）构成使用在类似商品上的近似商标。二、争议商标系对申请人驰名的引证商标一的复制、摹仿，其注册和使用侵犯了申请人的驰名商标权益。三、争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权、商号权以及在先商标权利。四、争议商标的注册和使用具有欺骗性，极易造成不良的社会影响。五、被申请人及其关联企业与申请人存在代理经销关系，其明显知晓申请人“烽火及图”商标的存在，却申请注册了与申请人商标高度近似的争议商标，此种行为具有主观恶意，构成对申请人在先使用商标的恶意抢注，有悖于诚实信用原则。综上，依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条第一款、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十五条、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等相关规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（以光盘形式）：1、被申请人关联企业工商信息、销售合同、业务往来单据、发票及商标注册情况；2、在先裁定书、判决书；3、引证商标一、二档案信息；4、申请人及其关联企业工商信息、公司介绍；5、所获荣誉、产品认证证书；6、媒体报道；7、商标使用许可备案通知书；8、产品图片、宣传册、使用说明书、相关视频及ppt资料；9、经销合同及发票；10、广告投放截图、广告合同及发票；11、参展合同、发票及现场照片；12、消费者相关评价。
被申请人答辩的主要理由：申请人提交的证据不能证明被申请人及其关联企业与申请人存在代理代表关系，且争议商标与申请人商标未构成相同或类似商品上的近似商标，故争议商标的注册不构成擅自注册被代理人商标的情形。争议商标与申请人引证商标一、二未构成类似商品上的近似商标。争议商标经过被申请人的持续使用和宣传，在行业内已具有一定知名度，消费者不会将其与引证商标一、二混淆误认。争议商标的注册未侵犯申请人的在先商号权和著作权。申请人提交的证据不能证明引证商标一在争议商标申请日前已在电焊设备等商品上达到驰名状态。综上，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第十五条、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：1、产品外包装实物图；2、佛山市奥宾仕焊接科技有限公司相关包装盒购销合同、送货单、发票及展会照片；3、阿里巴巴、京东、微信页面；4、佛山市奥宾仕焊接科技有限公司所获荣誉；5、外观设计专利证据。
针对被申请人的答辩，申请人认为其答辩理由不能成立。申请人请求宣告争议商标无效的质证理由与申请理由基本相同。
申请人质证时提交了第36938965号商标驳回通知书及其附件复印件。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2013年3月14日提出注册申请，2014年8月21日取得注册，核定使用在第9类计量仪表、油量表、焊接用头盔、电手套等商品上。
2、引证商标一、二于争议商标申请日前取得注册，分别核定使用在第9类变压器、电焊设备、电焊机等商品上。至本案审理之时，引证商标一、二为申请人名下的有效注册商标。
3、申请人提交的证据1显示，佛山市奥宾仕焊接科技有限公司曾用名佛山市奥宾仕焊接设备有限公司，为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为王海斌，监事为王少华，二者为该公司的股东，经营范围为生产销售焊接设备、焊接流量器、焊材配件等。证据4显示，广州亦高电气设备有限公司为有限责任公司（中外合资），申请人为其控股股东。
上事实有申请人提交的证据、商标档案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故本案程序问题适用2019年《商标法》。因本案与第12261618号“火丰火及图”商标无效宣告案件的当事人相同且案情互为关联，故我局对该两件无效宣告案件予以综合考虑。申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第七条第一款为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》的实体条款之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》相应实体条款审理本案。
一、争议商标核定使用的计量仪表、电手套等商品与申请人引证商标一、二核定使用的变压器、电焊设备、电焊机等全部商品不属于同一种或类似商品，故争议商标与引证商标一、二未构成2013年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
二、本案申请人并未就争议商标申请日前合理期限内，其引证商标一所标示的商品在销售、宣传力度、市场规模、公众知晓程度等方面提供充分的证据予以支持，尚不足以证明在争议商标申请日前，引证商标一已为相关公众所熟知。因此，就在案证据而言，本案尚不能认定争议商标的注册违反2013年《商标法》第十三条的规定。
三、2013年《商标法》第三十二条前半句所保护的“他人现有的在先权利”是指除商标权以外的其他权利，包括著作权。本案中，首先，申请人所主张的“烽火及图”标志（以下称涉案作品）表现形式独特，具有一定的独创性，属于著作权法所保护的美术作品。其次，申请人提交的引证商标一档案信息、媒体报道、销售合同等证据可以证明，其早在1994年就将涉案作品作为商标申请注册，并在争议商标申请日前将涉案作品作为商业标志进行了宣传使用。故在无相反证据情况下，可以认定申请人为有权主张涉案作品著作权的利害关系人。再次，争议商标为图形化设计的汉字组合“火丰火”，其整体与涉案作品在构图要素、表现形式、视觉效果等方面高度相近，已构成著作权法意义上的实质性相似。最后，申请人涉案作品已通过申请商标注册、媒体报道等形式进行公开宣传使用，且由双方当事人提交的证据及查明事实3可知，在争议商标申请日前，被申请人关联公司佛山市奥宾仕焊接科技有限公司与申请人控股公司广州亦高电气设备有限公司存在代理关系，被申请人作为申请人的同行业经营者，其具有接触到涉案作品的可能。被申请人在未经权利人许可或同意的情况下，将与之享有著作权的美术作品高度近似的标志作为争议商标申请注册，其行为损害了申请人所主张的在先著作权。综上，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条前半句关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
申请人虽主张争议商标的注册损害了其在先商号权，但争议商标与申请人商号尚有一定区别，并未达到相同或基本相同的程度，且申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请日前，其商号已在与争议商标核定使用的计量仪表、电手套等商品为同一种或类似的商品制销领域进行使用并具有一定知名度，不能认定争议商标的注册易使相关公众将之与申请人商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，损害申请人主张的在先商号权。因此，申请人相关主张不能成立。
四、申请人提交的证据主要为其“烽火”商标在焊机、焊接切割设备商品上的使用，不足以证明其已在与争议商标核定使用的计量仪表、电手套等商品为同一种或类似的商品上在先使用“烽火”商标。故本案不能认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十五条、2013年《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。
五、争议商标标识本身不具有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止之情形。争议商标本身既不属2013年《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的“具有不良影响”的标志，也无证据证明争议商标的注册系被申请人采取向商标主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造申请书件等欺骗手段取得注册的，或构成2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以其他不正当手段取得注册”的情形。因此，申请人援引上述条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实根据和法律依据，我局均不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年08月28日
