申请人：卡特彼勒公司
委托代理人：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司
被申请人：王晓平
申请人于2019年10月31日对第15835562号“CATNGK”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人“CAT”、“CAT及图”、“CATERPILLAR”、“CATERPILLAR及图”品牌于1975年进入中国并进行持续使用，已成为挖掘机等工程机械、服装鞋靴商品上的驰名商标，并受到过多次保护。二、争议商标与申请人在第6类商品上注册的第1597574号“CAT及图”商标（以下称引证商标一）、第6545086号“CAT及图”商标（以下称引证商标二），以及与日本碍子株式会社在第6类商品上的国际注册第1102391号“NGK及图”商标、第314959号“NGK及图”商标、国际注册第1143343号“NGK”商标、第142972号“NGK及图”商标、第145967号“NGK及图”商标（以下分别称引证商标三至七）构成使用在类似商品上的近似商标，易使消费者混淆误认。三、争议商标为摹仿申请人引证商标的产物，被申请人注册争议商标的行为违背诚实信用原则，构成不正当竞争。四、申请人引证商标是驰名商标，争议商标是对申请人驰名商标的抄袭和模仿，其注册和使用容易导致消费者混淆误认，损害申请人及消费者合法权益。五、争议商标的注册侵犯了申请人的在先字号权，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的情形。六、争议商标与申请人引证商标近似，难以起到区分商品来源的作用，容易误导消费者，进而产生不良影响。综上，申请人第148057号“CATEAPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR”商标、第3840208号“CAT”商标、第3840209号“CAT及图”商标（以下分别称引证商标八至十一）已被认定为驰名商标，请求在本案中再次予以认定，同时认定申请人认定第590448号“CAT及图”商标、第1976228号“卡特CAT及图”商标、第1976234号“卡特比勒”商标（以下称引证商标十二、十三、十四）为挖掘机商品上的驰名商标，第3050050号“CAT及图”商标（以下称引证商标十五）、第6795454号“CAT”商标（以下称引证商标十六）为服装、鞋、帽等商品上的驰名商标，以及并依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条以及《中华人民共和国民法通则》（以下称《民法通则》）、《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下称《反不正当竞争法》）、《保护工业产权巴黎公约》的相关规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（以光盘形式）：1、申请人及相关产品宣传材料、品牌排行；2、申请人财务报告、相关业绩报道；3、申请人在中国子公司、分支机构、独立代理商的企业工商登记信息；4、广告、国家图书馆相关文献检索及检索报告等宣传证据材料；5、与申请人相关的“CAT”商标知名度予以认定的裁定判决等；6、引证商标信息；7、相关判决； 8、1999年《全国重点商标保护名录》部分页节选；9、日本碍子株式会社中文官网及其宣传册；10、其他相关证据。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2014年12月2日申请注册，经我局初步审定其在第6类缆绳和管道用金属夹；农业用金属捆扎线；马蹄形钩环（脚扣、铁鞋）；紧线夹头；铝合金滑车；金属环；金属膨胀螺栓；铁带拉伸器（张力环）；金属线拉伸器（张力环）；普通金属扣（五金器具）商品上的注册申请，后在异议程序中经我局审查决定予以核准注册，其注册公告刊登在2017年6月27日第1554期《商标公告》上。
2、引证商标一、二均于争议商标申请日前获准注册，分别核定使用在第6类金属管、五金器具等商品上，现均为申请人名下有效注册商标。
引证商标三至七由日本碍子株式会社于争议商标申请日前申请注册，核定使用在第6类金属陶瓷、金属制品、焊条等商品上，现均为有效注册商标。
引证商标八至十四均于争议商标申请日前获准注册，核定使用在第7类采矿机械、农业机械等商品上，现均为申请人名下有效注册商标。
引证商标十五、十六均于争议商标申请日前获准注册，核定使用在第25类服装等商品上，现均为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案在案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
申请人依据《民法通则》、《保护工业产权巴黎公约》、《反不正当竞争法》所提评审理由在2013年《商标法》中已有体现，我局将依据2013年《商标法》的相关规定对本案进行审理。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第四条、第七条、第九条属于总则性规定，其实质内涵已体现在2013年《商标法》相关实体条款之中。我局将根据申请人的具体评审理由、在案证据等情况适用相应的实体条款予以审理。根据当事人提出的事实和理由，本案主要焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标一至七是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第十三条规定的不予以注册并禁止使用的情形。三、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第十五条规定的情形。四、争议商标的注册是否损害了申请人的在先字号权及是否构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注，从而违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题一，据审理查明事实2可知，引证商标三至七所有人为日本碍子株式会社，申请人并非引证商标三至七的所有人，亦未提交证据证明其为引证商标三至七的利害关系人，故引证商标三至七不能作为本案引证商标。
申请人提交的在案证据可证明其“CAT”、“CAT及图”商标和“Caterpillar”商标在争议商标申请日前已具有一定知名度。“卡特”系“卡特彼勒”的简称、“CAT”系“Caterpillar”的简称，申请人中文及英文商标通过长期广泛的宣传和使用已形成对应关系。争议商标“CATNGK”与引证商标一、二显著认读文字“CAT”在字母构成、呼叫等方面相近，已构成近似商标。争议商标核定使用的缆绳和管道用金属夹、金属环、普通金属扣（五金器具）等商品与引证商标一、二核定使用的金属管、五金器具等商品在功能用途、销售渠道等方面相同或相近，属于同一种或类似商品。争议商标若与引证商标一、二共存于市场易使消费者认为双方商标所标示的商品来源于同一市场主体或之间存在某种特定关联性，从而对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标一、二已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二，我局已根据2013年《商标法》第三十条对争议商标与引证商标的权利是否存在冲突的问题进行了审理，申请人的权利已得到充分保护。因此，我局对本案不再适用2013年《商标法》第十三条进行审理。
关于焦点问题三，申请人提交的在案证据尚不足以证明被申请人与其具有代理关系、代表关系或具有除第十五第一款规定以外的合同、业务往来关系或其他关系。综上，申请人主张争议商标的注册构成2013年《商标法》第十五条规定的情形的理由，缺乏事实依据，不能成立。
关于焦点问题四，首先，2013年《商标法》第三十二条对在先字号权保护的前提要件之一是争议商标与他人在先字号相同或基本相同。本案争议商标与申请人字号在构成要素、呼叫上尚达不到相同或基本相同的高度近似程度。因此，本案不能认定争议商标的注册构成了对申请人所主张的在先字号权的损害。其次，关于争议商标的注册是否是对申请人已经使用并具有一定影响商标的抢注，鉴于在争议商标申请注册之前，申请人在与争议商标核定使用商品相同或类似的商品上已注册了相关引证商标，故本案不再适用2013年《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定进行审理。
此外，鉴于我局已经依据2013年《商标法》第三十条的规定对本案进行了审理并给予以相应的保护，因此，我局不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
申请人所提交证据尚不足以证明争议商标具有欺骗性，且争议商标本身亦不易使公众对指定商品的质量等特点或者产地产生误认，故争议商标的注册不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定不得作为商标使用之情形。
2013年《商标法》第十条第一款（八）项所指的有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响是指商标自身的构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形，其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。本案中，争议商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，未违反上述禁止性规定。 依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月07日
