申请人：江苏东成电动工具有限公司
委托代理人：南通名扬商标事务所有限公司
被申请人：曹长贤
申请人于2019年12月24日对第32598123号“欣东成”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：1、申请人及其“东成”、“DCA”商标经使用在国内电动工具行业内具有较高的知名度和影响力，已构成驰名商标。申请人“东成”商标已在多起案件中受到保护。2、被申请人地处五金之乡浙江永康，系工具工业的同业竞争者，其注册争议商标的行为具有恶意，系对申请人驰名商标的复制、摹仿，造成消费者混淆误认。3、申请人企业法定代表人顾志平早在2005年就在第35类服务上注册了第4873273号“东成电动工具”商标（以下称引证商标一）、第4873274号“东成”商标（以下称引证商标二），争议商标与引证商标一、二以及第1253423号“东成”商标（以下称引证商标三）、第3356102号“东成”商标（以下称引证商标四）、第4290205号“东成”商标（以下称引证商标五）、第14366918号“东成”商标（以下称引证商标六）、第23010721号“东成”商标（以下称引证商标七）、第4745417号“东成DONGCHENG”商标（以下称引证商标八）、第26824771号“东成DONGCHENG”商标（以下称引证商标九）、第29218087号“东成DONGCHENG”商标（以下称引证商标十）、第19736085号“新东成”商标（以下称引证商标十一）、第1742470号“DCA”商标（以下称引证商标十二）、第6379975号“DCA”商标（以下称引证商标十三）构成使用在类似商品及服务上的近似商标。4、争议商标的注册侵犯了申请人的在先商号权。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第八条、第九条、第十三条、第三十条、第三十二条等规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：
1、申请人主体资格证明及商标注册信息；
2、行业协会证明；
3、申请人知名商标证据；
4、申请人商标受保护记录；
5、被申请人恶意证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2018年7月31日提出注册申请，于2019年4月7日获准注册，核定使用在第35类“广告；进出口代理；广告策划；外购服务（商业辅助）；为第三方进行商业贸易的谈判和缔约；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；寻找赞助；市场营销；药品零售或批发服务”服务上，商标专用期至2029年4月6日。
2、在争议商标提出注册申请前，引证商标一、二已获准注册，核定使用在第35类组织五金工具类商品商业或广告展览等服务上，现均为在先有效注册商标。
3、引证商标三早于争议商标获准注册，核定使用在第7类割草机等商品上，现为有效注册商标。引证商标三于2010年11月15日在我局管理案件中被认定在“电动手工具、机械操纵的手持工具”商品上具有较高知名度。
4、引证商标四至九、十一至十三早于争议商标获准注册，核定使用在第7类割草机、木材加工机等商品上，现均为有效注册商标。
5、经查询国家企业信用信息公示系统显示，申请人股东包括顾志平，同时，顾志平为申请人法定代表人、执行董事。
引证商标十早于争议商标获准注册，于2020年9月13日初步审定，指定使用在第7类割草机等商品上，其为在先申请商标。
我局认为，申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第八条是关于商标可注册性的相关规定，第七条、第九条为总则性条款，其精神已体现于2013年《商标法》的具体条款中，我局将根据当事人的评审理由、提交的证据本案适用2013年《商标法》第十三条、第三十条、第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定进行审理。
争议商标核定使用的广告、进出口代理等部分服务与引证商标一、二核定使用的服务属于同一种或类似服务。争议商标与引证商标一、二在文字构成、呼叫等方面相近，双方商标共存于市场易使消费者混淆误认服务来源，已构成使用2013年《商标法》第三十条规定所指使用在相同或类似服务上的近似商标。争议商标核定使用的药品零售或批发服务、寻找赞助服务与引证商标一、二核定使用的服务不属于类似服务，未构成使用在类似服务上的近似商标。
争议商标核定使用的广告等服务与引证商标三至十三核定使用的割草机等商品不属于类似商品及服务，并存于市场不致使相关消费者造成混淆误认，未构成使用在类似商品及服务上的近似商标。
申请人援引2013年《商标法》第十三条规定主张其权利，对此我局认为，驰名商标的保护遵循按需原则及个案原则。本案中，鉴于争议商标核定使用在“广告、外购服务（商业辅助）、进出口代理”等部分服务上的注册已构成2013年《商标法》第三十条规定所指情形，故在上述商品上无需适用2013年《商标法》第十三条的规定再行审理。同时，争议商标核定使用的药品零售或批发服务、寻找赞助服务与申请人主张引证商标大量使用并形成高知名度的“电动手工具、机械操纵的手持工具”商品关联性较弱，在案证据难以认定争议商标在上述两项服务上注册使用构成2013年《商标法》第十三条规定所指情形。
申请人主张商号权。本案中，争议商标与申请人商号“东成”在隔离观察的状态下容易导致混淆误认，但争议商标与申请人商号还达不到相同或基本相同的高度近似程度，且申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册前，“东成”作为其商号在争议商标核定使用的广告、寻找赞助等服务上或与之相类似的服务上在先使用并具有一定知名度，故难以认定争议商标的申请注册会使消费者将之与申请人商号相联系，进而对服务来源产生混淆误认，损害申请人的商号权。争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条规定所指“损害他人现有的在先权利”的情形。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条，以及《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在药品零售或批发服务、寻找赞助服务上予以维持，在其余服务上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年11月26日
