申请人:特丽思控股公司
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:陈志宏(原被申请人:香港卡尔有限公司)
申请人于2019年09月25日对第21975847号“MC&MC”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、申请人对“MCM”商标享有在先商标专用权及著作权,经宣传使用在全球时尚领域取得很高知名度。争议商标与第11634000号“MCM”商标(以下称引证商标一)、国际注册第623685号“MCM及图”商标(以下称引证商标二)、第1927130号“MCM及图”商标(以下称引证商标三)、第13924587号“MCM及图”商标(以下称引证商标四)、第17843328号“MCM及图”商标(以下称引证商标五)构成使用在类似商品上的近似商标。2、被申请人共提交近700件商标注册申请,涵盖40个类别,其中包含若干他人知名商标,已明显超出实际使用范围。3、被申请人注册争议商标的行为具有主观恶意,违反诚实信用原则。争议商标系对申请人知名商标的恶意抢注,系以不正当手段取得注册。综上,依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人商标注册证据;
2、申请人产品销售、广告宣传等商标使用证据;
3、关于申请人商标的媒体报道、租赁合同等证据;
4、在先案件及相关裁定;
5、其他相关证据。
被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由香港卡尔有限公司于2016年11月21日提出注册申请,经异议决定准予注册,核定使用在第18类“毛皮;背包;钱包(钱夹);手提包;旅行包;包;皮凉席;伞;登山杖;宠物服装”商品上,商标专用期至2028年1月6日。经核准,于2020年3月20日转让予陈志宏,即本案被申请人。
2、引证商标一至五早于争议商标获准注册,核定使用在第18类背包、伞等商品上,现均为在先有效注册商标。
我局认为,2013年《商标法》第四条、第七条为原则性条款,我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》的相应实体条款审理本案。鉴于争议商标提出注册申请时,引证商标一至五已获准注册或初步审定,故本案无需适用2013年《商标法》第三十一条规定进行审理。
争议商标核定使用的手提包、伞等商品与引证商标一至五核定使用的伞、背包等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一至五在字母构成、呼叫等方面相近,双方商标共存于市场易使消费者混淆误认商品来源,已构成2013年《商标法》第三十条规定所指使用在相同或类似商品上的近似商标。
申请人主张著作权,但并未提出相应的具体理由及事实依据,我局不予评述。
2013年《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不宜作为商标使用。本案中,争议商标本身并未带有欺骗性,将其作为商标使用不会使消费者对质量等特点产生误认,未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形,且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此,争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
申请人还主张争议商标违反了2013年《商标法》第四十四条第一款规定,因本案适用2013年《商标法》第三十条规定可保护申请人在先合法权益,不再适用第四十四条第一款规定进行审理。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年11月26日