申请人：颜坤泽
委托代理人：深圳市金信启明知识产权代理有限公司
被申请人：深圳易清草科技有限公司
委托代理人：深圳市红盾知识产权代理有限公司
申请人于2018年08月08日对第17968703号“友爽”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、被申请人股东均曾是申请人的员工，违反公司规定离职后恶意与申请人竞争，并恶意申请注册与申请人商标近似的商标，应予制止。二、争议商标与申请人第15075786号“友爽”商标（以下称引证商标）构成类似商品上的近似商标。三、争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。四、与本案类似的第17785735号“颜友爽”商标经异议程序已被商标局不予核准注册。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条等相关法律规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：1、华哥儿商贸（深圳）有限公司营业执照及股权信息资料；2、申请人在中国大陆及台湾地区商标注册证书；3、被申请人公司登记信息、股东资料、在申请人公司任职期间社保截图及相关自白书、离职书、入职合同、身份证；4、“友爽”字体作品登记证书、外观专利设计产品文件及有关申请人产品的宣传资料、销售证明及报道。
被申请人答辩的主要理由：1、争议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标；2、争议商标的注册未违反《商标法》第十五条第二款的规定；3、争议商标的注册未侵犯申请人的在先著作权，未构成《商标法》第三十二条的规定。4、被申请人对申请人所述的第17785735号“颜有爽”商标的异议决定不服，已提出复审。
我局将申请人提交的答辩材料向申请人进行了证据交换，申请人针对被申请人的答辩理由进行了质证，仍坚持其无效宣告理由。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2015年9月23日向商标局提出注册申请，指定使用在第34类烟用药草、烟斗等商品上，2018年1月28日经商标局异议程序核准注册。至本案审理时，该商标为有效注册商标。
2、申请人的引证商标早于争议商标获准注册，指定使用在第3类烟用香精、香料等商品上，至本案审理时，该商标为有效注册商标。
3、申请人的第17785735号“颜有爽”商标经不予注册复审程序于2018年10月09日作出的商评字【2018】第0000182793号决定予以核准注册，该决定尚未生效。
4、申请人证据1可以证明申请人系华哥儿商贸（深圳）有限公司全资股东。
5、申请人证据3可以证明被申请人法定代表人练俊权曾于2010年就职于华哥儿商贸（深圳）有限公司，并因违反公司规定离职。且根据练俊权签订的劳务合同可知，练俊权就职期间职位为销售人员。
6、申请人证据4提供的作品登记证书表明申请人的“友爽”美术作品创作完成时间为2007年11月16日，首次发表时间为2007年11月16日。
以上事实有商标档案及申请人提交的在案证据予以佐证。
我局认为，根据双方当事人陈述的事实、理由及我局查明的事实，本案的的焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标是否构成类似商品上的近似商标，从而违反了《商标法》第三十条的规定。二、争议商标的注册是否侵犯了申请人的在先著作权，从而违反《商标法》第三十二条的规定。三、申请人与被申请人之间是否存在合同，业务来往关系，从而争议商标的注册构成了《商标法》第十五条第二款的所规定的情形。
针对焦点问题一、争议商标指定使用的鼻烟、火柴等商品与引证商标指定使用的花香料原料、香料用薄荷等商品不属于类似商品，争议商标与引证商标未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
针对焦点问题二、根据申请人提交的著作权登记证书及我局查明的事实5、6表明，申请人的“友爽”美术作品创作完成于2007年11月16日，首次发表时间为2007年11月16日。该美术作品中的“友爽”文字都经过了美术设计，其整体具有独创性和显著性，属于著作权法意义上的美术作品。争议商标与申请人享有著作权的美术作品完全相同，已构成实质性近似。被申请人的法定代表人曾作为申请人公司职员，完全有接触该作品的可能性，其将申请人独创并享有著作权的“友爽”美术作品作为争议商标进行申请注册，有违诚实信用原则，其行为难谓正当。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第三十二条所规定的损害他人现有的在先著作权之情形。
针对焦点问题三、《商标法》第十五条第二款规定“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”。根据申请人提供的在案证据可知，申请人的引证商标在争议商标注册前就已经在烟用香精、香料等商品上进行使用并具有一定影响。根据我局查明事实4、5可知，被申请人法定代表人曾就职于申请人公司，其职位为销售人员，理应知晓申请人商标，在未经申请人许可的情况下将与引证商标完全相同的争议商标注册使用与申请人经营的烟用香精商品相类似的烟用药草等商品上，损害了申请人的利益。综上，争议商标的注册已违反了《商标法》第十五条第二款规定。
此外，《商标法》第四十四条第一款所指“已经注册的商标……是以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”是指商标申请人采取申报虚假材料的方式，或其他不恰当的方式，致使商标局在不知情的情况下将该商标予以初步审定或核准注册。欺骗的方式表现在虚构、隐瞒事实真相或伪造相关文件。而本案中，申请人称争议商标的注册具有恶意，但其提交的证据尚不足以证明被申请人注册争议商标时采取了欺骗手段或其它不正当手段，故申请人称争议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款等规定的主张缺乏事实依据，我局对此不予支持。
综上，申请人无效宣告部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年07月19日
