申请人(原撤销申请人):北京泰平通知识产权代理有限公司
委托代理人:北京市中伦律师事务所
被申请人(原撤销被申请人):江门市伟胜电业有限公司
委托代理人:江门市日天知识产权有限公司
申请人因第7094505号“Penfolds”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2019]第Y006634号决定,于2019年4月18日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。
我局决定认为,申请人申请撤销复审商标在灯等全部核定使用商品上的注册。申请人提交的其在2015年7月6日至2018年7月5日期间(以下称指定期间)使用该商标的证据材料有效,申请人申请撤销理由不能成立。因此,复审商标不予撤销。
申请人复审的主要理由:经调查,被申请人在指定期间内并没有在核定使用商品上使用复审商标。鉴于在之前的撤销三年不使用程序中,被申请人提交的使用证据没有交换,恳请在复审阶段交换被申请人使用证据。综上,复审商标应当予以撤销。
被申请人答辩的主要理由:被申请人一直从事灯等核定使用商品的生产销售,自成功注册复审商标后,被申请人便将该商标用于其生产的产品上,被申请人的产品销售遍及全国,在消费者中取得良好的口碑。被申请人提交的证据足以证明于指定期间内,被申请人一直自己使用并授权他人持续使用复审商标在核定商品上。申请人的行为存在明显的恶意,以不正当手段侵犯被申请人的合法权益。综上,复审商标应当予以维持。
被申请人向我局提交了以下主要证据:
1、经公证的商标使用许可合同;
2、经公证的销售发票。
为进一步查明案件事实,我局调取了被申请人在连续三年不使用撤销程序中提交的证据材料:
3、商标许可合同、营业执照;
4、购货合同、采购合同、收据、发票;
5、展会发票及图片;
6、江门市家用电器进出口商会开具的排名证明。
申请人提交了以下主要质证意见:被申请人提交的证据无法相互印证,不能形成完整的证据链。销售证据仅是关于被申请人向工厂采购定牌加工的产品、被申请人和复审商标被许可人之间产生的交易,属于内部交易行为,无法证明标有复审商标的产品流入市场,也无法证明被申请人在指定期间内对复审商标进行了公开、真实、有效的商业使用。复审商标与澳大利亚著名普通酒品牌“Penfolds”的字母构成和字体设计完全相同,与该品牌所有者享有在先著作权的美术作品构成实质性近似。被申请人在申请及使用复审商标时,攀附澳大利亚著名普通酒品牌“Penfolds”知名度的主观恶意明显。被申请人提供的证据不仅有悖于《商标法》的立法本意,且该种使用方式也未能发挥商标应有的识别功能。即使被申请人及复审商标的被许可人使用了复审商标,其指向的商品来源也是“Penfolds”葡萄酒的生产者和销售者,而不是被申请人、被许可及相关的经销商。因此,复审商标的使用既不合法,也无法指向被申请人或被许可人,被申请人提供的使用证据不能证明其在指定期间内对复审商标进行了公开、真实、有效的商业使用。综上,复审商标应当予以撤销。
申请人提交了以下主要证据:
1、“Penfolds”权利人的商标列表和部分商标档案;
2、“Penfolds”权利人的著作权证书。
经复审查明:复审商标由被申请人于2008年12月4日申请注册,于2010年10月14日取得注册,核定使用在第11类灯、电热壶等商品上,现为有效注册商标。
我局认为,鉴于本案撤销三年不使用指定期间处于2013年《商标法》施行期间,根据法不溯及既往的原则,故本案实体问题适用2013年《商标法》,程序问题适用2019年《商标法》。
本案的焦点问题在于:被申请人在指定期间内是否在核定商品上实际使用了复审商标。
从被申请人提交的证据来看,证据1、3显示被申请人将复审商标许可给广东金莱特电器股份有限公司、江门市蓬江区晟讯实业有限公司使用,故广东金莱特电器股份有限公司、江门市蓬江区晟讯实业有限公司对复审商标的使用可以作为复审商标的使用证据。证据4显示被申请人曾于2016年、2017年向珠海多力康贸易有限公司销售“PENFOLDS”品牌的节能灯、电热水壶、风扇、电暖器商品,并有相对应的收据予以佐证。同时于指定期间内复审商标被许可人曾向被申请人销售“PENFOLDS”品牌的应急风扇、电热水壶、电水壶商品,并有相对应的发票予以佐证。同时结合证据2销售发票、证据5展会信息、证据6排名证明,可以印证被申请人对复审商标在灯、电热壶、风扇(空气调节)、电暖器商品上具有真实使用的意图和行为。综上,被申请人提供的在案证据已形成完整的证据链可以证明被申请人于指定期间对复审商标在灯、电热壶、风扇(空气调节)、电暖器商品上对复审商标进行了真实、合法、有效的使用。鉴于复审商标核定使用的照明器械及装置;汽车照明设备;烹调器具;电力煮咖啡机;煤气热水器;排气风扇商品与灯、电热壶、风扇(空气调节)、电暖器商品属于类似商品,故复审商标在灯、电热壶、风扇(空气调节)、电暖器商品上的使用可视为在上述类似商品上的使用。因此,复审商标在全部核定商品上的注册可予以维持。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第五十四条、第五十五条的规定,我局决定如下:
复审商标予以维持。
当事人如不服本决定,可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年12月05日