申请人:索尔列恩兹公司
委托代理人:北京正理商标事务所有限公司
被申请人:上海卡淘思文化传播有限公司
申请人于2018年12月18日对第24779905号“叮叮指环王”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由: 申请人是全球最优秀的动画影片制作公司之一,申请人推出的“THE LORD OF THE RINGS”/“魔戒”/“指环王”等电影在中国乃至全球范围内享有极高的知名度。争议商标构成对申请人“指环王”驰名商标的摹仿。争议商标与申请人在先注册的第5633959号“指环王:圣白议会”商标、第1941411号“环之王”商标、第1941536号“LORD OF THE RINGS”商标、第7531079号“THE LORD OF THE RINGS:WAR IN THE NORTH”商标(以下称引证商标一至四)构成相同类似商品上的近似商标。“魔戒”/“指环王”/“THE LORD OF THE RINGS”系列电影的制作和推广是在申请人授权的前提先进行的,其在中国消费者当中的巨大知名度系由申请人及其合作方通过上述电影的宣传和推广而取得,申请人对该原创作品名称所带来的商业价值具有无可争议的在先权利,特别是“有一定影响的商品名称”权益(“知名商品特有名称”)和“商品化权益”,争议商标是对申请人系列电影作品名称“指环王”的抄袭和模仿,构成对申请人在先权利的侵犯。被申请人注册争议商标的主观恶意明显,除争议商标外,被申请人还大量抄袭其他知名作品名称的商标,违反诚实信用原则,带有欺骗性,有不良的示范效应。综上,根据《商标法》第七条第一款、第十条第一款第(七)(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘形式):
1、南京译林出版社出版的《LORD OF THE RINGS》中文译作《魔戒》部分复印件;
2、有关电影《指环王》知名度的相关证据;
3、申请人关联公司新线电影公司的商务及法律事务高级副总裁出具的声明及中译文;
4、申请人公司简介;
5、申请人系列商标在中国大陆的注册情况一览表;
6、申请人前身公司名称变更证书、相关协议节选版本及中文译文;
7、在先裁决书、判决书;
8、被申请人商标注册相关材料。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2017年6月14日提出注册申请,后于2018年6月21日获准注册, 核定使用的商品为第28类玩具等商品。
2、引证商标一至四均在争议商标申请注册前获准注册,核定使用的商品为第28类玩具等商品。至本案审理时止,引证商标一至四均为本案申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案予以在案佐证。
本案中,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,本案的实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
我局认为,2013年《商标法》第七条第一款的精神已具体体现在2013年《商标法》其他条款中,我局将依据申请人具体理由、查明事实及2013年《商标法》的具体规定对本案进行评审。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为:一、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第三十条的规定。二、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题一,本案中,由申请人提交的在案证据能够证明其“指环王”与“LORD OF THE RINGS”商标经过长期使用和宣传已经形成对应关系。争议商标核定使用的玩具等全部商品与引证商标一至四核定使用的玩具等商品属于同一种或类似商品。争议商标为纯文字商标“叮叮指环王”,与引证商标一至四在文字构成、呼叫、含义等方面相近,若共存于市场,使用在同一种或类似商品上,易造成消费者的混淆和误认,尤其在引证商标具有一定知名度的情况下,这种混淆误认的可能性更甚。故争议商标与引证商标一至四已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二,申请人主张争议商标侵犯了其知名商品的特有名称的在先权利。我局认为,知名商品的特有名称是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称,但该名称已经作为商标注册的除外。据此,如果一个标志已经注册为商标的话,就不应再被认定为知名商品特有名称。本案中,申请人“指环王”商标在玩具等商品上已获准注册,因此,对申请人有关争议商标的申请注册构成对其知名商品的特有名称的在先权利损害的主张,我局不予支持。
申请人还主张争议商标的注册侵犯申请人的"商品化权益",但缺乏充分事实依据,故申请人上述主张我局不予支持。
2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”系指除欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。申请人在本案中证明争议商标存在上述情形的证据不足,故我局对申请人该项主张不予支持。
本案中,争议商标的注册不致造成消费者对商品的质量等特点或产地产生误认,未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。争议商标所表示内容并非贬义或其他消极含义,不致产生2013年《商标法》所规定的不良影响。因此,争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
鉴于我局已基于申请人在先商标权对争议商标予以无效宣告,申请人商标已获法律保护,故本案不再适用2013年《商标法》第十三条之规定予以评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、现行《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年12月05日