申请人:苏州过目不忘品牌管理有限公司
委托代理人:光华知识产权有限公司
被申请人:美国普盈律师事务所
委托代理人:北京安伦知识产权代理有限公司
申请人于2018年9月25日对第19726045号“PILLSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标系申请人在先独创品牌,在争议商标申请日前已获准注册在知识产权咨询等服务上,且经申请人使用,“PILLSBURY”商标在法律相关行业内已具有一定的知名度。争议商标是对申请人第18779156号“pillsbury”商标(以下称引证商标)的恶意复制、摹仿,构成近似商标,若共存于市场易导致相关公众误认为它们来自同一主体的系列商标。综上,请求依据2013年《中华人民共和国商标法》(以下称2013年《商标法》)第三十条、第四十五条的规定,宣告争议商标无效。
被申请人答辩的主要理由:争议商标是被申请人的英文商号,是被申请人独创,并非是对引证商标的抄袭和摹仿。且经过宣传和使用,争议商标已在中国大陆在法律行业获得了很高的知名度和影响力,不会造成消费者对服务来源的混淆和误认。引证商标是对被申请人在先使用并有一定影响的“PILLSBURY”商标的抄袭和抢注。申请人及其关联公司还大量抄袭了他人知名品牌,具有抄袭他人商标的一贯恶意,被申请人已对引证商标提起无效宣告申请,引证商标现已被无效宣告,申请人提起无效宣告的权利基础已不存在。申请人并未提交证据证明其引证商标已在法律行业有知名度。争议商标与引证商标并不构成近似商标。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据(以光盘形式):1、被申请人在钱伯斯能源相关领域排名;2、被申请人所获荣誉;3、广告及广告费发票;4、2015年4月被申请人在中国大饭店举办的晚宴邀请函邮件和会场照片;5、参加相关招标项目的投标书;6、与多家公司签订的法律服务聘用合约书;7、申请人及其关联公司的工商登记信息、申请商标列表、抄袭部分品牌的网页介绍;8、引证商标无效宣告裁定书等。
针对被申请人的答辩,申请人提出如下质证意见:在引证商标申请日之前,被申请人在中国并无合法有效的商号权且无知名度,争议商标并不享有在先商号权。被申请人提交的证据不能证明在引证商标申请日之前,被申请人已经在与法律服务相同或类似服务上使用“PILLSBURY”商标且已在中国大陆地区具有一定的知名度和影响力。申请人作为合法有效的商业主体,申请商标既可以是自用或可根据发展需要备用。申请人申请的其他商标是否合理正当、是否属于不正当抢注行为与本案商标无效无关。被申请人将申请人所谓的关联公司名录整理收集,作为答辩的证据使用,其并无任何相关法律和事实依据。综上,请求依据2013年《商标法》第三十条、第三十二条的规定,对争议商标予以宣告争议商标无效。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2016年4月22日申请注册,2017年6月14日在第45类调解、仲裁、代写私人信件等服务上取得注册。
2、申请人引证商标的申请时间早于争议商标申请日,获准注册时间晚于争议商标申请日,核定使用在第45类侦探公司、知识产权咨询、诉讼服务等服务上。至本案审理时,引证商标经我局商评字[2019]第0000093772号无效宣告裁定予以无效宣告,且该裁定已生效。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为,鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案,故程序问题适用2019年《商标法》。
一、由我局经审理查明2可知,引证商标已被无效宣告,故其对争议商标并不构成在先权利障碍。
二、申请人虽在质证意见中援引2013年《商标法》第三十二条作为法律依据,但申请人既未明确其享有除商标权以外的其他何种在先权利,亦未提交证据证明其主张的“PILLSBURY”商标在与争议商标核定使用的调解等同一种或类似服务上已在先使用并具有一定影响。因此,申请人关于2013年《商标法》第三十二条之主张,我局不予支持。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年12月11日