申请人:温瑞安
委托代理人:北京集佳知识产权代理有限公司
被申请人:西麓堂(成都)科技有限公司
申请人于2017年06月16日对第14829109号“四大名捕”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、《四大名捕》由本案申请人温瑞安于1983年7月6日创作完成,于1983年9月1日首次发表。争议商标与申请人的“四大名捕”作品名称相同。争议商标侵犯了申请人的在先作品权。同时,争议商标侵犯了申请人《四大名捕》的商品化权。“四大名捕”商标在争议商标申请日之前已经使用并有一定影响,争议商标与申请人在先使用的“四大名捕”商标构成使用在相同或者类似服务上的相同商标,是对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注。
2、被申请人不仅抢注了申请人的《温瑞安群侠传》、《四大名捕》作品,还抢注了大量知名电影、小说名称。被申请人具有一贯抢注电影、电视剧名称的主观恶意,被申请人申请注册争议商标属于“其他不正当手段”之情形,违反了诚实信用原则。
3、争议商标的注册具有欺骗性,容易使相关公众对服务的来源产生误认及造成不良影响。
综上,依据《商标法》第七条、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十一条第一款第(二)项、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据(以光盘形式提交):
1、《四大名捕》系列作品著作权登记证书:
2、申请人及《四大名捕》系列作品简介;
3、相关判决书;
4、百度网页对“温瑞安”、“四大名捕”的搜索结果;
5、被申请人的商标注册列表。
被申请人在我委规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、被申请人于2014年7月21日向商标局提出争议商标的注册申请,经商标局审查,在第38类电视播放等服务上初步审定。在初审公告期,争议商标被本案申请人提起异议,商标局于2016年12月13日作出准予注册决定。争议商标的注册公告日期为2017年2月7日。
2、除本案争议商标外,被申请人还在第38类、第42类等多个类别上申请注册了57件商标,其中包含了与知名作家代表作或电影同名的商标,例如寻秦记、封神记、大唐双龙传、破碎虚空、古惑仔等商标。
以上有申请人提交的证据5可以证明。
我委认为,
1、申请人称其对“四大名捕”作品名称享有著作权,“四大名捕”虽为申请人文学作品名称,但就其文字本身而言,其并不能独立表达作品的思想和情感,不具备法律意义上作品的要素,并非著作权法保护的作品。故申请人称争议商标的注册损害其在先著作权的主张我委不予支持。
申请人称争议商标的注册损害了其在先商品化权益。但在本案中,申请人提交的证据不能证明其“四大名捕”在其他商品或服务上进行了广泛的使用。争议商标核定使用的电子邮件等服务与申请人的“四大名捕”文学作品所涉及行业及涵盖的衍生商品或服务在行业特征、功能用途、消费对象、销售场所等方面关联度较低,被商品化的可能性较小,故争议商标注册和使用尚不致误导公众,进而损害申请人主张的在先商品化权益。故申请人称争议商标的注册损害了其在先商品化权的主张缺乏事实依据,我委不予支持。
同时,申请人提交的证据也不足以证明在争议商标申请注册之前在与争议商标指定使用的电视播放等服务相同或类似的服务上,申请人使用与争议商标相同或近似的未注册商标并达到有一定影响的程度。故争议商标的注册申请未违反《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
2、申请人提交的在案证据不足以证明争议商标带有欺骗性,容易使公众对商品的来源等产生误认,故争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。《商标法》第十条第一款第(八)项旨在禁止有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的文字、图形等作为商标使用和注册,此处的“其他不良影响”是指争议商标的注册和使用会从消极甚至反面的角度,损害我国的政治制度、宗教及风俗习惯等。本案争议商标指定使用在电视播放等服务上不会产生上述不良影响。因此,对申请人依据该条款提出的主张,我委不予支持。
3、依据我委查明的事实2,被申请人除了注册有争议商标以外,还在多个类别上上申请注册了57件商标,其中包含了与知名作家代表作或电影同名的商标,例如寻秦记、封神记、大唐双龙传、破碎虚空、古惑仔等商标。被申请人的这种注册行为明显采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人高知名度文学作品,具有明显的主观恶意,不具备注册商标应有的正当性,而且扰乱了正常的商标注册管理秩序及公平竞争的市场秩序。因此,争议商标的申请注册属于《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
4、申请人未提供证据证明争议商标违反了《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定。
5、鉴于《商标法》第七条为总则性条款,其相关精神已体现在《商标法》的其他具体条款中,故我委对该条款不再单独予以评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2018年04月24日