申请人：杜桂彬
委托代理人：广东慧道知识产权事务所有限公司
原异议人：好维股份有限公司
委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
申请人因第16515396号“黑人”商标（以下称被异议商标）异议一案，不服商标局(2017)商标异字第0000037795号不予注册决定，于2017年10月18日向我委申请复审。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
商标局不予注册决定认为，被异议商标“黑人”指定使用于第16类“卫生纸；纸手帕；纸餐巾”等商品上。原异议人引证在先注册的第6138063号“DARLIE”、第960658号、第1260153号“黑人”等系列商标分别核定使用于第16类“绘画纸；卡纸板制品”、第3类“牙膏；牙粉”等商品上。原异议人注册并使用于第3类“牙膏”商品上的“黑人”商标经长期使用宣传已具有较高知名度，并曾被商标评审委员会认定为驰名商标，被异议商标与该驰名商标文字相同，已构成对原异议人驰名商标的摹仿，其注册使用可能误导公众并损害原异议人的利益。原异议人另称被异议商标的注册使用易产生不良社会影响证据不足。依据《商标法》第十三条第三款、第三十五条规定，商标局决定：被异议商标不予注册。
申请人复审的主要理由：申请人早在2002年就已在第16类相关商品上申请注册了第3135549号“黑人DARLIE”商标，当时原异议人的第6138063、505336、1248150号“DARLIE”、第960658、1260153号“黑人”商标（以下称引证商标一、二、三、四、五）等尚未达到驰名商标的程度。被异议商标为申请人在先商标的中文部分，且字体字形及指定使用商品范围与其基本一致，是申请人在先商标的合法延伸。因此，被异议商标明显来源为申请人早已合法持有的注册商标，并不存在复制摹仿原异议人驰名商标、傍名牌的主观意图和事实。此外，被异议商标指定使用商品与原异议人引证商标核定使用商品关联性极弱，被异议商标的注册使用不会导致相关公众误认，不存在致使原异议人利益送到损害的可能性，未违反《商标法》第十三条制止他人复制摹仿、傍名牌等不正当竞争行为的立法目的。请求依法对被异议商标予以核准注册。
申请人向我委提交了以下主要证据：1、申请人第3135549号“黑人DARLIE”商标档案信息；2、北京市高级人民法院行政判决书。
原异议人在我委规定期限内提交参加不予注册复审的意见。
经查，原异议人向商标局提出了以下主要理由：1、申请人及其经营的广州市黑人日用品有限公司大量抄袭和抢注原异议人和他人的在先知名商标，具有明显的主观恶意，其行为有违诚实信用原则，构成不正当竞争。被异议商标的注册使用势必会误导相关公众，损害原异议人、他人以及消费者的合法权益，扰乱正常的商标注册管理秩序和市场经济秩序，并引起不良影响。已有在先判例对恶意抢注行为予以严厉打击。2、原异议人在先使用的“黑人”、“DARLIE”及黑人头像商标经长期大量使用已获得极高的知名度，应被认定为第3类牙膏商品上的驰名商标并给予特殊保护。被异议商标构成对原异议人驰名商标的复制、摹仿和抄袭，其注册使用容易误导相关公众，淡化原异议人驰名商标显著性，损害原异议人合法权益。3、被异议商标与原异议人引证商标一、二、三构成使用在相同或类似商品上的近似商标。4、作为日用品领域的同业经营者和竞争者，申请人与广州市黑人日用品有限公司在明知的情况下抄袭和抢注原异议人和他人知名商标，违反《商标法》第十五条第二款的规定。综上，请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）和（八）项、第十三条第三款、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对被异议商标不予核准注册。
原异议人向商标局提交了以下主要证据：
1、原异议人引证商标受驰名商标保护证据；
2、原异议人集团及其“黑人牙膏”品牌介绍证据；
3、原异议人、好来化工股份有限公司、好来化工（中山）有限公司的商事登记证明；
4、原异议人集团商标注册证据；
5、原异议人集团“黑人”、“DARLIE”、“黑人头像”等系列品牌广告宣传证据；
6、原异议人集团“黑人/DARLIE”系列品牌产品销售证据；
7、原异议人集团所获荣誉证据；
8、原异议人集团“黑人/DARLIE”品牌知名度证据；
9、在先行政裁定、行政判决书及原异议人“黑人/DARLIE”商标和产品受侵权保护等证据；
10、知识产权专家对本案出具的《商标无效宣告事宜法律意见书》；
11、好来化工（中山）有限公司经营专项审计报告及纳税证据；
12、行业协会证明证据；
13、原异议人对黑人头像享有著作权证据；
14、用于证据申请人恶意的证据。
经审理查明：1、被异议商标由申请人于2015年3月18日申请注册，于2016年3月27日获初步审定，指定使用在第16类卫生纸、纸手帕、纸餐巾、纸巾、印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）、复印纸（文具）、箱纸板、年画、包装用再生纤维素纸商品上。原异议人于异议期内对被异议商标向商标局提出异议申请，商标局作出(2017)商标异字第37795号决定，被异议商标不予注册。申请人不服，向我委申请复审。
2、原异议人引证商标一、二、三、四、五均早于争议商标申请日获准注册，其中，引证商标一核定使用在第16类绘画纸、卡纸板制品、粉笔等商品；引证商标二、三、四、五核定使用在第3类肥皂、牙膏、香精油、化妆品等商品上。至本案审理之时，均为原异议人名下有效注册商标。
3、原异议人引证商标四在第3类“牙膏”商品上曾于2014年11月在我委第8989965号商标异议复审案件中依据《商标法》第十三条的规定获得保护。
4、根据原异议人提交的由中国口腔清洁护理用品工业协会出具的证明显示，好来化工（中山）有限公司2014年生产的黑人牙膏的产量、工业总产值、出口量分别为全国牙膏行业的名次分别为第二、第一、第二名。同时，原异议人在异议阶段还提交了较多的“黑人/DARLIE”品牌销售、广告宣传、所获荣誉、受侵权保护证据。
5、申请人第3135549号“黑人DARLIE”商标由申请人于2002年4月4日申请注册，经异议核定使用在第16类卫生纸、纸制或纤维制婴儿纸餐巾(一次性)、纸手帕、纸餐巾、纸巾、纸或纤维素制婴儿尿布(一次性)、纸制和纤维制婴儿尿布(一次性)、纸或纤维素制婴儿尿布裤(一次性)、纸制和纤维制婴儿尿裤(一次性)、纸制或纤维制婴儿尿布(一次性)商品上。2016年5月12日，我委作出商评字（2016）第41755号撤销复审决定书，对该商标在“纸或纤维素制婴儿尿布(一次性)、纸制和纤维制婴儿尿布(一次性)、纸或纤维素制婴儿尿布裤(一次性)、纸制和纤维制婴儿尿裤(一次性)、纸制或纤维制婴儿尿布(一次性)”商品上的注册予以撤销。该决定现已生效。2017年3月30日，我委根据本案原异议人的无效宣告请求作出商评字（2017）第31919号无效宣告请求裁定书，对该商标予以无效宣告。该无效宣告裁定经北京知识产权法院一审予以维持，现处二审审理程序中。
6、经查，申请人及其公司注册有六十余件商标，涉及行业类别跨度大，其中包括“黑人”、“多芬”、“亮莊”、“拉芳”、“采乐”、“SKⅡ”等多件与他人在先知名品牌相同或近似的商标。
以上事实有商标档案及原异议人提交的证据予以佐证。
我委认为，1、被异议商标指定使用的卫生纸、复印纸（文具）等商品与引证商标二、三核定使用的肥皂、牙膏等商品不属于同一种或类似商品，故被异议商标与原异议人引证商标二、三未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
被异议商标指定使用的卫生纸、纸手帕、纸餐巾、纸巾、印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）商品与引证商标一核定使用的全部商品在功能用途等方面存在差距，不属于类似商品。故在上述商品上，被异议商标与引证商标一未构成未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。被异议商标指定使用的复印纸（文具）、箱纸板、年画、包装用再生纤维素纸商品与引证商标一核定使用的绘画纸、卡纸板制品、照片、包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）商品属于类似商品。根据申请人在案提交的商标使用证据、媒体相关报道及维权证明材料等证据可以证明，在被异议商标申请注册日前，原异议人“黑人”及“DARLIE”商标经长期共同使用已在中国公众中具有较高知名度并形成对应认知。被异议商标“黑人”与引证商标一“DARLIE”同时使用在上述类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条所指使用在类似商品上的近似商标。
2、原异议人称申请人及其经营的广州市黑人日用品有限公司作为日用品领域的同业经营者和竞争者，系在明知的情况下抄袭和抢注原异议人商标，违反了《商标法》第十五条第二款的规定。但《商标法》第十五条第二款适用于保护在先使用的未注册商标，本案原异议人提出的具体事实和理由均指向其在牙膏等商品上在先注册的引证商标，有关权利冲突不属于该规定调整范围。我委对申请人该项理由不予支持。
3、本案中，申请人主张被异议商标与引证商标一、二、三构成使用在相同或类似商品上的近似商标，同时又主张被异议商标构成对其驰名商标的复制、摹仿和抄袭，并依据《商标法》第十三条第三款的规定主张权利。首先，系争商标与在先注册的引证商标在类似商品上的权利冲突应当优先适用《商标法》第三十条的规定进行审理，只有在超出引证商标类似商品范围以外的商品上，对其进行特殊保护时才适用《商标法》第十三条。其次，虽然申请人提出的争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标之理由应属于前述《商标法》第三十条的调整范围，一般情况下不适用驰名商标有关规定，但鉴于我委认为被异议商标指定使用的卫生纸、纸手帕、纸餐巾、纸巾、印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）商品与引证商标一核定使用的商品不属于类似商品，故我委对于被异议商标在该五项商品上是否损害申请人主张的驰名商标权益仍应进行审理。评述如下：我委认为，根据查明事实3、4及原异议人提交的在案证据可知，原异议人引证商标四于被异议商标申请日前已在其核定使用的牙膏商品上为相关公众普遍知晓具有很高的知名度。争议商标“黑人”与引证商标四“黑人”文字构成相同，已构成对引证商标四的复制、摹仿。被异议商标指定使用的卫生纸、纸手帕、纸餐巾、纸巾、印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）商品虽与引证商标四赖以知名的牙膏商品存在一定差异，但考虑到原异议人“黑人”商标公众知晓程度高，以及双方商品均系日常消费品，我委认为被异议商标的注册使用仍然容易误导公众将之与原异议人及其引证商标相联系，从而导致原异议人的利益可能受到损害。因此，被异议商标的申请注册已构成《商标法》第十三条第三款所指情形。申请人证据中涉及的案件与本案情况不同，不能成为核准被异议商标注册的依据。
4、原异议人援引的《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”之规定系指商标标识本身带有欺骗性，易造成产地、质量等特点的误认，不宜作为商标使用。原异议人所述被异议商标的注册使用易导致的误认则指向不同主体民事权利的冲突所导致的商品来源误认，不属于上述规定的调整范围。《商标法》第十条第一款第（八）项调整的是商标标识本身对公共利益或公序良俗有不良影响的情形，而本案被异议商标标识并无上述不良影响，不属于该项规定所指情形。
5、《商标法》第四十四条第一款规定，已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案中，原异议人援引了《商标法》第四十四条第一款的规定，主张申请人及其经营的广州市黑人日用品有限公司大量抄袭原异议人和他人的在先知名商标，违诚实信用原则，构成不正当竞争。根据我委查明的事实，申请人在多类商品上申请注册六十余件商标，涉及行业广泛，其中亦有多件与他人知名商标相同或近似的商标。申请人对其申请注册大量与他人知名商标相同或近似的商标的行为没有作出合理解释或说明。我委认为，申请人的行为已明显超出正常的生产经营需要，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，属于上述《商标法》第四十四条第一款规定的以“其他不正当手段”注册商标的情形。鉴于本案尚处于不予注册复审流程中，未进入无效宣告程序，本案应参照适用《商标法》第四十四条第一款，对被异议商标不予核准注册。
《商标法》第四条、第七条系原则性规定，其内容体现在商标法具体条款中，我委已根据当事人提出的具体事实和理由适用相应的具体条款进行审理，不再对该原则性规定另行评述。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第十三条第三款、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我委决定如下：
被异议商标不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2018年08月30日
