申请人:特纳娱乐服务公司
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人:河南蚂蚁联动餐饮管理有限公司
委托代理人:商丘商信知识产权代理有限公司
申请人于2025年01月24日对第67585548号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第1998821号“汤姆猫和傑利鼠TOM and JERRY及图”商标(以下称引证商标)已构成同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。三、争议商标的注册侵犯了申请人的在先商品化权益。四、被申请人注册争议商标的行为具有明显恶意,企图利用申请人商标的知名度来谋取不正当利益,违背诚实信用原则,构成“以其他不正当手段”申请注册的行为,会引起消费者的误认。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(U盘扫描件和复印件):1、争议商标注册、转让公告。2、申请人的财富排名资料;3、《猫和老鼠》动画片及角色的媒体报道、美国版权登记证书、申请人在不同国家的“猫和老鼠”商标的注册列表;4、被申请人使用标识的情况;5、在先裁定书等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标由被申请人委托设计人员独立创作完成,未侵犯申请人的美术作品,申请人作品角色形象存在本质区别,未侵犯申请人的在先权益。争议商标与引证商标区别明显,未构成近似商标。争议商标的注册符合法律规定。申请人申请理由不成立,被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人向我局提交的主要证据(复印件):1、争议商标创作资料;2、作品登记证书;3、被申请人品牌及产品介绍;4、宣传推广资料;5、被申请人参展及线下门店照片。
申请人质证的主要理由:被申请人答辩理由不能成立,争议商标的注册违反法律规定。申请人请求依法宣告争议商标无效。申请人提交被申请人抖音账号截图作为补充材料。
经审理我局查明:1.争议商标由商丘市饮之健生物科技有限公司于2022年10月8日提出注册申请,于2023年7月21日获准注册,核定使用在第29类“水果罐头;果酱;腌制蔬菜;食用油脂;食品用果冻;加工过的坚果”商品上。2023年7月6日经我局核准,争议商标转让至被申请人名下,现为有效注册商标。
2.引证商标的获准注册日期早于争议商标的申请日期,核定使用在第29类“水果罐头”等商品上,现为申请人名下的有效注册商标。
以上事实有商标档案及申请人证据在案予以佐证。
我局认为,申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第七条为原则性条款,其实质内涵已体现于《商标法》相应实体条款中。我局将根据当事人的评审理由、提交的证据等情况适用《商标法》相应的实体条款予以审理。
申请人主张争议商标与引证商标构成近似商标。我局认为,争议商标图形与引证商标中老鼠图形在视觉效果上相近,已构成近似标识。争议商标核定使用的“水果罐头”等全部商品与引证商标核定使用的“水果罐头”等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标在上述同一种或类似商品上并存,易造成相关公众对商品来源产生混淆,已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
申请人主张争议商标的注册侵犯了申请人的在先商品化权益。我局认为,根据申请人提交的证据可以证明《猫和老鼠》、《TOM and JERRY》作为申请人旗下动画片及其中的卡通小老鼠角色在争议商标申请注册前已为相关公众所了解。由此知名的卡通小老鼠角色所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量的劳动和资本所获得。因此,作为在先小老鼠角色应当作为在先合法权益得到保护。争议商标与该卡通小老鼠角色的整体形象相近,容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。争议商标的申请注册不当利用了该卡通小老鼠角色的知名度及影响力,挤占了申请人基于该卡通小老鼠角色而享有的市场优势地位和交易机会。故争议商标的注册侵犯了申请人就该卡通小老鼠角色所享有的在先权益,构成了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
申请人主张争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。我局认为,申请人提交的证据可以证明申请人对卡通小老鼠角色JERRY作品享有在先著作权。该作品在争议商标申请日前已经公开发表。争议商标与该作品构成《著作权法》意义上的实质性相似。争议商标原注册人未经申请人许可申请注册争议商标,已构成对申请人在先著作权的侵犯。故争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条所指的“损害他人在先权利”之著作权的情形。被申请人提交作品登记证书登记日期为2022年12月29日,远远晚于卡通小老鼠角色JERRY作品的创作、发表及使用时间,不能作为争议商标获得注册的正当理由。
《商标法》第十条第一款第(七)项规定的情形涉及的是商标带有欺骗性,容易使相关公众对指定使用商品或者服务的质量等特点或者产地产生误认。申请人所称对其权益的损害不属于该规定调整的范畴。故申请人的此项主张不能成立。
鉴于我局已适用《商标法》第三十条、第三十二条的规定对申请人权利予以保护,故本案不再适用《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
申请人关于争议商标违反《商标法》第四条规定等主张,缺乏事实依据,我局不予支持。
依照《商标法》第三十条、第三十二条、第四十五条第一款和第二款、第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2025年12月27日