申请人:维亚科姆国际公司
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人:江苏恩泰记食品有限公司
申请人于2023年03月02日对第23508914号“逃亡兔TAOWANGTU及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第11625506号“逃亡兔”商标(以下称引证商标一)、第11625511号“逃亡兔”商标(以下称引证商标二)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、申请人是《逃亡兔》动画剧集的著作权人,拥有“逃亡兔”作为作品名称所享有的在先商品化权、知名作品名称权等在先权利。“逃亡兔”作为申请人动画作品的中文名称,在争议商标申请注册前已在中国大陆具有很高的知名度。相关公众能够将“逃亡兔”与该动画作品建立唯一的、直接的联系。“逃亡兔”动画作品名称应当作为申请人享有的在先权利得到保护。争议商标中文部分与申请人享有在先权利的“逃亡兔”相同。且争议商标的指定商品属于动画作品衍生品的常见领域。如果允许争议商标维持注册并使用在其指定商品上,易使相关消费者误认为该商品与申请人及其《逃亡兔》动画存在特定联系。综上,争议商标的注册损害了申请人对“逃亡兔”享有在先的商品化权、知名作品名称权等合法的在先权利。三、申请人《逃亡兔》系列动画已经在中国的相关公众中取得很高知名度,并为被申请人和诸多第三人所知晓和抄袭。包括争议商标在内,被申请人共申请注册了3件完整包含申请人《逃亡兔》动画名称的商标,难谓善意。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(U盘证据):
1、维亚科姆国际公司名下的《USAVICH》(逃亡兔/越狱兔)动画作品名称即角色形象相关商标列表;
2、版权登记证书、附录表及其中文翻译(附公证认证件);
3、百度关于“逃亡兔”的检索结果页及百度百科关于《逃亡兔》动画作品的词条介绍;
4、搜狐官方有关申请人的《逃亡兔》系列动画于搜狐首播的报道;
5、申请人关联公司MTV电视网的介绍;
6、申请人关联公司的工商登记信息及维基百科关于其股东的介绍材料;
7、海外节目订单、节目授权合同、播放合同及部分合同翻译;
8、爱奇艺、优酷、腾讯视频、BILIBILI等知名视频播放平台有关《SUAVICH》(逃亡兔)动画剧集及评论的网页;
9、广告宣传材料、媒体报道材料;
10、许可协议及翻译摘录、商标从属许可协议、许可使用费发票及付款凭证;
11、参展合同、发票、展会照片;
12、在先商标裁定节选、行政判决书等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:争议商标由本案被申请人于2017年4月11日申请注册,2018年4月7日获准注册,核定使用在第32类啤酒、无酒精果汁等商品上。该商标的专用权期限至2028年4月6日。
申请人引证商标一、二均于争议商标申请注册之前申请并获准注册,分别核定使用在第9类戏剧录像带等商品、第25类夹克等商品上。至本案审理之时,上述商标均为有效的在先注册商标。
以上事实由商标档案在案佐证。
我局认为,鉴于争议商标的获准注册早于2019年《商标法》施行的时间,故依据法不溯及既往原则,本案的实体性问题适用2013年《商标法》的相关规定进行审理,程序性问题适用2019年《商标法》的相关规定进行审理。
据申请人理由、请求及我局查明事实,本案的焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一、二是否构成2013年《商标法》第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”。二、争议商标的注册是否损害申请人在先权利,从而违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
针对焦点问题一,我局认为,争议商标核定使用的啤酒、无酒精果汁等商品与引证商标一、二核定使用的戏剧录像带、夹克等商品,在功能用途、销售渠道等方面区别较大,不属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一、二共存于上述非同一种或非类似商品上,一般不易使相关公众对商品来源产生混淆误认。综上,争议商标与引证商标一、二未违反2013年《商标法》第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”。
针对焦点问题二,我局认为,申请人提交的证据可以证明“逃亡兔”是其动画作品的中文名称,且该动画作品在争议商标申请注册之前已具有较高知名度。由于该知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶,由此所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得。因此,“逃亡兔”动画作品名称应当作为申请人享有的在先权益得到保护。被申请人在对申请人在先知名作品名称理应知晓的情况下,仍将与之完全相同的汉字作为商标申请注册在啤酒、无酒精果汁等商品上,其行为具有明显的不正当性,易使相关公众混淆误认,致使申请人的在先权益可能受到损害。综上,争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的情形。
此外,鉴于本案已适用2013年《商标法》第三十二条的规定对申请人商标予以保护,故本案无需再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。申请人其他主张,缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年01月18日