申请人：加利福尼亚大学董事会
委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司
被申请人：浙江正熙生物技术有限公司
委托代理人：德清县浩月商标事务所
申请人于2022年10月08日对第43907172号“UCSFER”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人依据加利福尼亚州宪法成立，负责管理运营加利福尼亚大学（又称加州大学）及其十个校区。“UCSF”是申请人旗下商标和商号，在医疗教育、医学研究、医疗服务和医疗管理等领域具有极高的知名度，与加州大学旧金山分校（University of California,San Fransisco）形成了唯一对应关系。争议商标的注册侵犯了申请人的在先字号权。被申请人及其法定代表人在明知UCSF知名度的情况下申请注册争议商标，存在借助UCSF在医药领域内的知名度牟取私利的目的，具有不正当性，且被申请人的法定代表人及实际控制人张洋毕业于UCSF并获得该校的免疫学博士学位，并在对外宣传中使用这段教育经历，争议商标的注册和使用带有欺骗性，容易使消费者认为被申请人与申请人之间存在合作关系。被申请人在第1、2、3、5、10、35、36、41、42、44类的相关商品和服务上抢注多件UCSF和UCSFER商标，还抢注了多件与国外细胞荧光染料品牌完全相同的商标，构成非以使用为目的恶意注册商标，或以不正当手段取得注册。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十五条第二款、第三十二条、第四十四条第一款的规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：
1、申请人的公司章程、关于美国加利福尼亚大学和美国加利福尼亚大学旧金山分校的介绍；
2、申请人在美国的UCSF商标注册记录；
3、张洋的在校记录及入学证照；被申请人的招聘广告及法定代表人接受采访的截屏；
4、被申请人法定代表人与申请人的邮件往来及翻译；
5、被申请人的商标列表、他人在先权利介绍；
6、在先裁定；
7、UCSF的百度检索结果；
8、关于加利福尼亚大学、加利福尼亚大学旧金山分校的百度百科截页；
9、UCSF官网概述和历史；
10、UCSF排名及各大留学教育平台关于UCSF排名的介绍；
11、UCSF HEALTH中文宣传册、官方微博；
12、国家图书馆检索结果打印件；
13、百度资讯检索UCSF的报道列表。
被申请人答辩的主要理由：被申请人对申请人所述字号在第35类服务上的知名度不予认可，其提供的证据不足以证明其知名度，争议商标的注册未违反《商标法》第十五条、第三十二条的规定。争议商标系被申请人通过正规法律途径获准注册，出于使用目的，不会造成消费者的误认和混淆，并无不良影响，未违反《商标法》相关规定。关于《商标法》第四十四条第一款等规定，申请人并未能对此充分举证，故申请人请求依据该条款的规定裁定争议商标宣告无效，缺乏真实和法律依据，不能成立。且商标审查应遵循个案审查原则，未违反诚实信用原则。被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：被申请人相关资质及荣誉证书。
申请人质证的主要意见：申请人对被申请人的答辩理由不予认可，请求依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定对争议商标予以无效宣告。
申请人在质证期间提交邮寄往来及翻译；在先裁定书等证据。
经审理查明：
1、争议商标由浙江正熙生物医药有限公司于2020年1月18日提出注册申请，2020年9月28日核准注册并公告，核定使用在第35类“广告宣传”等服务上，现为有效注册商标。2021年1月，浙江正熙生物医药有限公司变更为浙江正熙生物技术股份有限公司，2022年9月变更为浙江正熙生物技术有限公司。
2、至本案审理之时，被申请人共申请注册150余件商标，其在第1、2、3、5、10、35、36、41、42、44类商品和服务上申请注册多件“UCSF”、“UCSFER”，此外还申请有第58637525号“ECD”、第52170942号“eFluor”、第44319083号“PACIFIC BLUE”、第44302759号“APCCY”、第61598314号“APCAF”、第61598728号“TxRed”商标等。
我局认为，《商标法》第七条、第九条系总则性条款，其立法精神已体现在其它具体条款之中，我局将适用《商标法》的相关条款对本案进行审理。根据当事人的理由、事实和请求，现对本案焦点问题审理如下：
一、争议商标的注册是否属于《商标法》第四十四条第一款所指情形。
根据审理查明2，被申请人共申请注册150余件商标，包括争议商标在内的多件“UCSF”、“UCSFER”商标与美国加州大学旧金山分校简称相同或相近，此外还申请注册了“ECD”、“eFluor”、“PACIFIC BLUE”、“APCCY”、“APCAF”、“TxRed”等医药生物领域词汇，被申请人未对其注册商标的意图及商标设计来源作出合理解释说明或提供实际市场商业使用的证据。我局认为，被申请人上述申请注册商标的行为已超出正常的生产经营需要，有违诚实信用原则，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第十五条第二款的规定。
《商标法》第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。申请人在本案提交的证据不足以证明申请人与被申请人之间存在《商标法》第十五条第二款所指的合同、业务往来关系或其他关系，故，争议商标的注册未违反《商标法》第十五条第二款之规定。
三、争议商标的注册使用是否违反《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，如字号权等。本案中，申请人主张的权利为字号权，争议商标与申请人企业名称未构成相同或者高度近似，相关公众施以一般注意力易于区分，争议商标的注册不易引起相关公众的混淆、误认，不致损害申请人在先字号权。
三、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项的规定。
本案中，尚无充分证据表明争议商标本身及其构成要素带有欺骗性，容易使公众对服务的质量等特点产生错误的认识，或者有害于社会主义道德风尚，会对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。故我局对争议商标的注册违反《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项规定的主张不予支持。
另，鉴于我局已适用《商标法》第四十四条第一款中的实体性规定宣告争议商标无效，故不再对争议商标的注册是否违反《商标法》第四条的规定予以置评。申请人其他主张缺乏事实和法律依据，我局不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年03月26日
