申请人：德克斯户外用品有限公司
委托代理人：永新专利商标代理有限公司
被申请人：福建万仕达电子商务有限公司
申请人不服我局商评字[2021]第0000213173号《关于第10495675号“EOUGGZL”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2022）京73行初4282号行政判决，判决撤销被诉裁定。我局不服，上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院作出（2023）京行终5971号行政判决，判决驳回上诉，维持原判。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
法院判决认为，本案中，德克斯公司提交的在案证据能够证明，在争议商标申请日前，第880518号“UGG”商标（以下称引证商标一）在“鞋”商品上经过长期宣传使用，已为中国大陆地区公众广为知晓并具有较高声誉，达到驰名的程度。争议商标为文字“EOUGGZL”，完整包含引证商标一“UGG”，已构成对引证商标一的摹仿。争议商标核定使用商品与引证商标一具有较高知名度的“鞋”商品在销售渠道、消费群体等方面基本相同或存在交叉重合。鉴于此，争议商标的注册使用容易使中国相关公众联想到引证商标一，并误认为争议商标与引证商标一来源于同一主体或者提供者之间具有关联关系，进而在客观上利用了驰名商标的市场声誉，损害了德克斯公司的利益。争议商标的原注册人作为同行业竞争者，对德克斯公司驰名商标的相关情况理应知晓，却在“服装、鞋”等相同或关联性较强的商品上申请注册包含“UGG”文字的商标，主观难谓善意；万仕达公司虽然受让取得争议商标，但其在实际经营中将争议商标使用在引证商标一据以驰名的雪地靴商品上，主观恶意明显。鉴于此，即便德克斯公司针对争议商标提起无效宣告请求的日期距离争议商标的核准注册日期已超五年，亦应当认定争议商标的注册违反2001年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第十三条第二款的规定。
根据法院判决，我局重新审理如下：
申请人的主要理由：一、争议商标与引证商标一、申请人第9284811号、第5697349号、第8044747号“UGG”商标（以下分别称引证商标二至四）构成同一种或类似商品上的近似商标。二、申请人的“UGG”商标已被认定为第25类“鞋”商品上的驰名商标，争议商标是对申请人驰名商标的复制、摹仿，淡化申请人驰名商标的显著性，损害申请人的在先权利。三、被申请人在商业活动中涉嫌虚假宣传，具有明显的主观恶意，损害不特定消费者的权益，违反了诚实信用原则。综上，请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第四十四条第一款等相关规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：1、引证商标档案；2、相关宣誓书及中文译文；3、商标注册证据；4、部分年份的海关报关单、发票等销售证据；5、授权使用书；6、部分年份线下零售店开业媒体报道、店铺照片等；7、申请人称被申请人恶意相关证据；8、在先案件裁决书、民事判决书等。
被申请人答辩的主要理由：一、申请人提供的证据不足以证明“UGG”商标在争议商标申请日前已构成驰名商标，争议商标未构成对申请人驰名商标的复制、摹仿。二、争议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。且争议商标注册已满五年，申请人不能依据《商标法》第三十条的规定提出无效宣告申请。三、争议商标为被申请人合法受让的商标，经被申请人大量使用和宣传，已具有一定知名度。被申请人并未违反诚实信用原则，也无借助申请人知名度混淆消费者的恶意。综上，争议商标的注册未违反《商标法》的相关规定，请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据：1、商品详情图片、软件服务费发票、后台流量数据截图；2、购销合同；3、广告宣传合同；4、其他品牌雪地靴图片等。
针对被申请人的答辩，申请人请求宣告争议商标无效的质证理由与申请理由基本相同，并提交了在被申请人部分商品信息图片、其他案件行政裁定书、广州市白云区宏帆鞋厂企业信息（未交换质证）。
经审理查明：
1、争议商标由金利来集团（中国）有限公司于2012年2月16日提出注册申请，于2013年4月7日获准注册，核定使用在第25类服装；鞋；皮带(服饰用)；领带；帽子；袜；围巾；手套(服装)；婴儿全套衣；针织服装商品上。经核准，争议商标于2018年11月6日转让至福建万仕达电子商务有限公司名下。争议商标经续展，专用期至2033年04月06日。
2、申请人引证商标一、三的申请时间和注册时间均早于争议商标申请日，引证商标二、四的申请时间早于争议商标申请日，初步审定时间晚于争议商标申请日。引证商标一至四核定使用在第25类鞋、袜、服装等商品上。至本案审理之时，各引证商标均为有效注册商标。
3、引证商标一在第25类鞋商品上曾于2011年11月29日在商标管理案件中依据《商标法》第十三条的规定获得保护。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，一、鉴于本案争议商标于2014年5月1日《商标法》修改决定实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2001年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效所援引的《商标法》第七条为总则性条款，其实质内涵已体现在2001年《商标法》的具体规定之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据适用2001年《商标法》的相应具体条款审理本案。
二、2019年《商标法》第四十五条第一款规定“已注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。依据上述条款的规定，申请人援引2001年《商标法》第二十八条（对应2019年《商标法》第三十条）规定提起无效宣告请求必须自商标注册之日起五年内。本案系申请人于2020年10月28日针对争议商标提出无效宣告请求，距争议商标注册之日（2013年4月7日）已逾五年。故申请人援引2001年《商标法》第二十八条请求宣告争议商标无效已超过法定期限，该理由应予以驳回。
三、争议商标的注册构成2001年《商标法》第十三条第二款所规定的情形。
四、争议商标未构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项、第四十一条第一款规定所指情形。
申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局均不予支持。
依照2001年《中华人民共和国商标法》第十三条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年07月22日
