申请人:意达霸公司
委托代理人:无锡邦拓知识产权代理有限公司
被申请人:南京派克斯建材科技有限公司
委托代理人:北京柏亿佳国际知识产权服务有限公司
申请人于2022年03月28日对第47080988号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标与申请人依法在先取得的第1613506号“ITAP”商标、第1613697号图形商标(以下称引证商标一、二)构成相同或类似商品上的近似商标。争议商标构成对申请人驰名的引证商标一、二的复制和摹仿。争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。被申请人除争议商标外,还大量抢注或摹仿他人知名商标,被申请人的行为扰乱了正常的商标注册秩序,有违诚实信用原则。根据《商标法》第三十条、第十三条、第三十二条、第七条、第四十四条第一款的规定,请求对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、工厂照片、参加展会相关材料等;
2、申请人网站材料、实际销售使用材料、相关证书等;
3、在先裁定和判决、商标档案信息件。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人领取了答辩材料,其答辩的主要理由为:争议商标是被申请人独创的商标,与申请人引证商标根本不构成近似商标,争议商标与引证商标指定使用的商品不属于类似商品。争议商标经过被申请人的宣传和推广,已经具有了较高的知名度和影响力。申请人的各项理由均不能成立。请求对争议商标予以维持注册。
被申请人提交了以下主要证据:合同及发票、产品图片。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2020年6月9日提出注册申请,并于2021年5月7日获准注册,核定使用在第19类非金属排水管等。
2、引证商标一、二在争议商标申请注册前已获准注册,核定使用的商品为第6类金属阀门(非机器零件)。至本案审理时止,引证商标一、二均为本案申请人名下有效注册商标。
3、至本案审理时止,被申请人名下申请注册商标50余件,除争议商标以外,还申请商标了第11292241号“SESTA”商标、第14147120号“IMMERGAS”商标、第19903702号“BROTJE”商标等系列商标。
4、商评字[2019]第0000149940号关于第22275993号“iitap”商标无效宣告请求裁定书中我局认定第22275993号“iitap”商标的注册构成对申请人在先著作权的损害,违反《商标法》第三十二条的规定。经一审诉讼,对前述裁定予以维持,该裁定已生效。该案件双方当事人与本案相同,标识基本一致。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据3予以在案佐证予以在案佐证。
我局认为,鉴于《商标法》第七条是总则性条款,是对商标注册与使用的合法性要求,其精神已体现在其它具体条款之中,故依据双方当事人的申请理由、答辩理由及在案证据,本案的焦点问题可以归纳为:
一、争议商标的注册是否构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权的情形。
《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,......”著作权为上述在先权利之一。本案中,申请人引证商标一、二标识“ITAP”及图形经过艺术化设计,具有一定独创性。申请人早在2000年5月8日就将上述标识作为商标予以申请注册,且在产品、宣传活动中予以展示,被申请人有接触涉案作品的可能,且被申请人多次摹仿他人商标,其主观上亦存在恶意。争议商标与申请人主张的涉案作品在表现形式、细节设计等方面相近,已构成实质性相似。因此,被申请人未经申请人许可在非金属排水管等商品上申请注册争议商标,已构成对申请人在先著作权的损害,从而构成《商标法》第三十二条规定所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”,是指以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。争议商标与具有显著性的申请人商标文字相同,且除争议商标外,被申请人还先后申请注册了50余件商标,其中第11292241号“SESTA”商标、第22275993号“IITAP”商标、19903702号“BROTJE”商标等诸多商标与他人知名品牌相同或相近。鉴于被申请人该类抢注行为不仅会导致相关公众对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则,不应鼓励和支持。因此,争议商标的申请注册构成了《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
三、争议商标与引证商标一、二是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的商品与引证商标一、二核定使用的商品不属于类似商品,故争议商标与引证商标一、二未构成使用在类似商品上的近似商标。
我局已根据《商标法》第四十四条第一款对申请人的引证商标权利予以充分保护。因此,我局对本案不再适用《商标法》第十三条第三款进行审理。
综上,申请人无效宣告理由成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年03月10日