申请人:寿县万达粮油食品有限公司
委托代理人:安徽艾特佳知识产权服务有限公司
被申请人:安徽金大地米业有限公司
委托代理人:北京鼎苏知识产权代理有限公司
申请人于2021年12月27日对第21023876号“万达贡米”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:被申请人法定代表人系申请人原合伙人,被申请人法定代表人柏方玉、乙方柏方武、丙方柏祝华三方于2011年10月30日协商一致成立了寿县万达粮油食品有限公司。上述三方于2016年8月11日经共同协商一致对寿县万达粮油食品有限公司股权进行变更。被申请人法定代表人柏方玉、柏祝华退出公司。申请人在先创造并使用了“万达贡米”商标。被申请人法定代表人柏方玉具备商标保护意识,但其在身为申请人股东多年时间内,并未履行其作为股东的责任和义务,以积极推动“万达贡米”商标的注册使用。但其从申请人公司退出股权权利后即申请注册争议商标,该行为具有恶意,属于以不正当手段取得的商标的情形。此外,被申请人法定代表人柏方玉在成立申请人之前,口头承诺将在第30类注册的第5825312号“万达”商标授权申请人使用,并在任职过程中诱导其他股东同意将“万达贡米”包装外观专利申请在其个人名下,并在退出申请人公司后申请注册争议商标,并禁止申请人使用第5825312号“万达”商标。被申请人法定代表人柏方玉上述行为缺乏诚信。依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四十四条第一款、第四十五条的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了合伙协议书、股权转让协议书、产品购销合同、产品图片、荣誉证书等作为主要证据。
被申请人答辩的主要理由:争议商标的注册未违反诚实信用原则,未违反《商标法》第四十四条第一款的规定。请求对争议商标予以维持。
针对被申请人的答辩理由,申请人提出如下主要质证意见:申请人对被申请人的答辩理由不予认可,并坚持前述申请理由,请求对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标由柏方玉于2016年8月18日申请注册,经异议程序于2019年7月14日获准注册,核定使用在第30类米商品上。该商标经转让,现所有人为安徽金大地米业有限公司(即本案被申请人)。该商标的专用权期限至2027年12月13日。
2、争议商标申请人柏方玉于2007年1月4日申请注册第5825312号“萬逹WanDa及图”商标,该商标于2009年12月21日获准注册,核定使用在第30类米等商品上。该商标后转让至安徽金大地米业有限公司(即本案被申请人)。该商标经续展,其专用权期限至2029年12月20日。
3、至本案审理之时,争议商标申请人柏方玉名下5件申请注册商标,均申请注册在第30类米等商品上。
以上事实由商标档案在案佐证。
我局认为,鉴于争议商标的获准注册早于2019年《商标法》施行的时间,故依据法不溯及既往原则,本案的实体性问题适用2013年《商标法》的相关规定进行审理,程序性问题适用2019年《商标法》的相关规定进行审理。
据当事人理由、请求及我局查明事实,本案的焦点问题可归纳为:争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为,是指申请商标注册违反诚实信用原则,以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册。虽然申请人提交的证据可以证明争议商标申请人柏方玉在2011年10月30日至2016年8月11日期间系申请人股东。但据查明事实2可知,争议商标申请人柏方玉在2011年10月30日前即在第30类米等商品上申请并获准注册了第5825312号“萬逹WanDa及图”商标。争议商标与争议商标申请人在先注册的“萬逹WanDa及图”商标标识近似,且二者核定使用商品亦属于同一种或类似商品。此外,申请人提交本案的证据尚不足以证明其在争议商标申请注册之前,将“万达贡米”商标使用在争议商标核定使用的米等同一种或类似商品上。故在案证据尚不足以证明争议商标申请人注册争议商标是以欺骗手段或其他不正当手段取得注册,申请人关于争议商标的注册违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定之理由,因缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年03月24日