申请人:PPG俄亥俄工业有限公司
委托代理人:北京市集佳律师事务所
被申请人:上海万祜贸易有限公司
申请人于2022年07月05日对第35941103号“NEXA AUTOCOLOR及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标与申请人在先注册的第3047091号“NEXA AUTOCOLOR”商标(以下称引证商标一)、第3047090号“NEXA”商标(以下称引证商标二)构成类似商品上的近似商标。争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。被申请人曾为申请人子公司的经销商,对其商标理应知晓,争议商标的注册违反《商标法》第十五条的规定。引证商标一为相关公众所熟知,争议商标的注册系对引证商标一的摹仿。争议商标的注册违反了诚实信用原则,不仅扰乱了正常的商标管理秩序,还会给社会带来一种不良的导向,有害于社会主义道德风尚。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条第一款、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条第三款、第十五条、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的相关规定宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘形式):
1、第3047091号商标许可备案通知书;
2、中国汽车漆十大品牌排行榜;
3、百度引擎上以“NEXAAUTOCOLOR”为关键词进行检索的结果;
4、中国知网上以“NEXAAUTOCOLOR”为关键词的检索结果及部分文章和报道;
5、被申请人与申请人子公司庞贝捷油漆贸易(上海)有限公司签订的授权经销商协议、合作订单、订单确认函、发货单、结算清单;
6、被申请人名下商标档案页和申请人及其子公司的商标档案;
7、被申请人实名认证的微信公众号及其发布的文章和视频等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2019年1月15日申请注册,于2019年10月7日核准注册,核定使用在第3类金刚砂纸、砂布等商品上,现为有效注册商标。
2、引证商标一、二均在争议商标申请日前核准注册,均核定使用在第2类油漆、涂料(油漆)等商品上,现均申请人的有效注册商标。
3、至本案审理时,被申请人申请了第31137808 号“NEXAAUTOCOLOR”、第35954524 号“NEXA AUTOCOLOR”、第35941103号“NEXA AUTOCOLOR”、第40291825 号“NEXAAUTOCOLOR”、第44265398号“狮博龙 SPRAGON”、第55368768 号“狮博龙”、第55419898号“SPRAGON 狮博龙”、第55508359 号“SPRAGON 狮博龙”、第30922450号“达状”、第30910326号“达状”等商标。
以上事实有商标档案在案予以佐证。
我局认为,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》。本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
2013年《商标法》第七条的规定属于总则性规定,其具体内容已在相应的实体条款中体现,我局将根据申请人的具体无效宣告理由并适用相应的实体条款予以审理。
申请人称争议商标与申请人在先注册的引证商标一、二构成类似商品上的近似商标。本案中,争议商标核定使用的金刚砂纸、砂布等商品与引证商标一、二核定使用的油漆、涂料(油漆)等商品不属于同一种或类似商品。故争议商标与引证商标一、二未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
申请人称争议商标的注册系对引证商标一的摹仿。申请人在案提交的证据不足以证明其主张的“NEXA AUTOCOLOR”商标经使用已为相关公众所熟知,并且争议商标核定使用的金刚砂纸、砂布等商品与申请人主张“NEXA AUTOCOLOR”商标知名的油漆、涂料(油漆)等商品在用途、商品内容等方面存在较大差异。故争议商标在金刚砂纸、砂布等商品上的注册使用应不致误导公众进而损害申请人的利益,未构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。
申请人称被申请人曾为申请人子公司的经销商,对其商标理应知晓,争议商标的注册违反《商标法》第十五条的规定,我局适用2013年《商标法》第十五条第二款予以规制。虽然在案证据可以证明申请人与被申请人关联公司之间存在合作关系,但在案证据不足以证明在争议商标申请日之前,申请人在争议商标指定使用的金刚砂纸、砂布等相同或类似商品上在中国大陆已在先使用与争议商标相同或近似的商标,故申请人依据2013年《商标法》第十五条第二款的所提无效宣告理由我局不予支持。
申请人称争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。尚无证据表明申请人的引证商标享有著作权,故该项主张我局不予支持。
2013年《商标法》第十条第一款第(七)项规定是指商标对其指定使用商品的质量等特点作了超过固有程度的表示,容易使公众对商品的质量等特点产生误认。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。我局认为,争议商标不属于上述条款所指的情形,故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”,是指以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案中,根据经审理查明3可知,除争议商标外,被申请人还先后申请注册了多件与申请人及其子公司相近似的商标。被申请人亦并未对其注册上述商标的意图及商标设计来源作出合理解释说明,该行为已明显超出了正常的生产经营需要。据此,我局认为,被申请人的行为具有复制、摹仿他人商标、囤积商标进行不正当竞争或牟取非法利益的意图,违反诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,争议商标的注册申请已构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
申请人其它无效宣告理由缺乏充分的事实和法律依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第四十四条第一款、2019年《商标法》第四十四条第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年04月12日