申请人：鳄鱼恤有限公司
委托代理人：北京天平专利商标代理有限公司
被申请人：CROCS, INC.
委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司
被申请人不服我局商评字[2019]第0000292359号《关于国际注册第870682H2号图形商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2020）京73行初 3822号行政判决书，判决驳回被申请人的诉讼请求，被申请人不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院作出（2022）京行终5133号行政判决书，判决撤销一审判决和我局被诉裁定，此判决为终审判决。我局依法重新组成合议组进行了审理。
北京市高级人民法院经审理查明：2022年7月6日，第16074130号“CROCODILE”商标（以下称引证商标二）在其全部核定使用商品上被撤销注册，相关撤销公告刊载于第1798期商标公告上；2021年11月27日，第606318号“鳄鱼”商标（以下称引证商标三）在其全部核定使用商品上被撤销注册，相关撤销公告刊载于第1769期商标公告上；2023年2月13日，第3961362号“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标（以下称引证商标五）在其全部核定使用商品上被撤销注册，相关撤销公告刊载于第1827期商标公告上。
北京市高级人民法院认为，根据查明的事实，引证商标二、三、五已被撤销注册，不构成争议商标维持注册的在先权利障碍。争议商标系图形商标，由圆形内嵌鳄鱼头图形构成。第602385号图形商标（以下称引证商标一）由卡通鳄鱼全身图形构成，第908257号“鳄鱼仔”商标（以下称引证商标四）由中文“鳄鱼仔”构成，第606317号“鳄鱼恤”商标（以下称引证商标六）由中文“鳄鱼恤”构成。争议商标与引证商标一、四、六在构成要素、整体视觉效果等方面存在差异，不构成近似标志，若共同使用在同一种或类似商品上不易导致相关公众对商品来源产生混淆误认。争议商标与引证商标一、四、六不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。因此，争议商标在“表”商品上的注册未违反2013年《商标法》第三十条之规定。
根据法院判决，我局对本案重新审理如下：
申请人的主要理由：一、申请人的“鳄鱼恤”、“CROCODILE”、“鳄鱼图形”商标具有一定知名度及影响力，申请人请求认定上述商标为驰名商标。争议商标是对申请人“鳄鱼图形”商标的恶意模仿和抄袭，易造成相关公众的混淆误认，并对申请人造成损害。二、争议商标与申请人在先申请并注册的引证商标一至六构成使用在类似商品上的近似商标。综上，申请人依据《商标法》第七条、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条等规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：1、申请人报刊资料；2、申请人商标及产品的获奖资料；3、专卖店清单及对应照片；4、时装发布会照片资料；5、广告资料；6、申请人的商标注册证及资料；7、在先案例等。
被申请人答辩的主要理由：申请人提交的在先案例与本案无直接联系，争议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标，且引证商标未构成驰名商标；争议商标由被申请人独创，且对其享有著作权；被申请人是全球知名的鞋产品生产商，争议商标经过被申请人长期广泛的使用已具有较高知名度及影响力，被申请人与申请人长期共存于相同的产品市场，已经建立了独立的市场领域，不会造成消费者的混淆误认。综上，请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据：1、在先案例；2、《商标显著性研究》文章打印件；3、著作权登记证书及作品登记存档文件证明；4、美术作品公开使用及宣传材料；5、被申请人参加展会照片、店铺照片、产品宣传单、送货单、产品广告宣传相关材料、相关报道等；6、被申请人所获奖项；7、销售情况介绍、经销商声明、审计报告等。
申请人质证的主要理由：申请人再引证自己的另三件在先注册的第246897号“CROCO KIDS及图”商标、第246871号“CROCO KIDS及图”商标、第246849号“CROCO KIDS及图”商标（以下分别称引证商标七至九），争议商标与引证商标七至九构成近似商标，请求宣告争议商标无效。
申请人在质证阶段提交了以下主要证据：商标档案、裁定书。
经审理查明：1、争议商标由2016年7月11日起在中国获得领土延伸保护，指定使用在第14类表商品上。
2、引证商标一在争议商标申请日前获准注册，核定使用在第14类手表等商品上。至本案审理时为申请人名下有效注册商标。
引证商标二经撤销复审程序已被撤销，撤销公告刊于2022年6月27日第1797期《商标公告》。
引证商标三经撤销复审程序已被撤销，撤销公告刊于2021年11月27日第1769期《商标公告》。
引证商标四在争议商标申请日前获准注册，核定使用在第14类表袋等商品上。2023年1月13日经核准引证商标四由鳄鱼恤有限公司转让至鳄鱼国际控股有限公司名下。至本案审理时为有效注册商标。
引证商标五经撤销复审程序已被撤销，撤销公告刊于2022年1月13日第1775期《商标公告》。
引证商标六在争议商标申请日前获准注册，核定使用在第14类手表等商品上。至本案审理时为申请人名下有效注册商标。
引证商标七至九在争议商标申请日前获准注册，核定使用在第25类衬衫、鞋、运动鞋等商品上。2018年11月20日经核准引证商标七至九由鳄鱼恤有限公司转让至鳄鱼国际控股有限公司名下。至本案审理时为有效注册商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月01日《商标法》修改条款实施前向我国提出后期指定申请并获得领土延伸保护，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。申请人请求依据的2019年《商标法》第七条（对应2013年《商标法》第七条）为总则性规定，其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中，我局将依据申请人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理。
一、根据查明事实2，引证商标二、三、五经撤销复审程序已被撤销，故引证商标二、三、五对争议商标并不构成2013年《商标法》第三十条调整的注册障碍。
《商标法》第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案中，本案申请人于2018年12月26日对争议商标提出无效宣告请求，申请人援引引证商标七至九请求宣告争议商标无效，根据查明事实2，引证商标七至九于2018年11月20日已由申请人转让至鳄鱼国际控股有限公司名下，故引证商标七至九的权利人与本案申请人并非同一主体，且本案申请人提交的证据不足以证明其与该三件引证商标之间存在利害关系。因此，申请人不具备引用引证商标七至九并依据2013年《商标法》第三十条规定提起无效宣告请求的主体资格。我局对申请人该项请求予以驳回。
根据法院判决，争议商标与引证商标一、四、六在构成要素、整体视觉效果等方面存在差异，不构成近似商标。故争议商标与引证商标一、四、六未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
二、如前所述，争议商标与申请人“鳄鱼图形”、“鳄鱼恤”、“鳄鱼仔”等商标未构成近似标志，难以认定争议商标系对申请人商标的复制、摹仿或翻译。因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十三条规定所禁止之情形。
三、申请人援引的2013年《商标法》第三十二条、第四十四条规定主张宣告争议商标无效并无相应事实依据，我局对此不予支持。
申请人其他理由缺乏事实或法律依据，我局不予支持。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年09月29日
