申请人：美国教育考试服务中心
委托代理人：陈韵云知识产权代理（北京）有限公司
被申请人：我是黑马教育科技（北京）有限公司
申请人于2022年9月28日对第24856297号“托福爸”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人为世界最大的私立教育考试机构，申请人“TOEFL”、“托福”商标经长期使用在世界范围内已享有极高知名度，申请人请求认定其注册使用在第41类“发展、管理英语语言能力测试”等服务上的第771160号“TOEFL”商标（以下称引证商标一）以及在第41类“语言技能和语言学习的考试服务、提供教育考试和教育评价服务”等服务上的第1129840号“TOEFL”商标（以下称引证商标二）为驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的摹仿。二、争议商标与申请人在第9类商品上的第5941535号“新托福”商标、第12862420号“TOEFL”商标、第746636号“TOEFL”商标（以下分别称引证商标三至五）、第16类商品上的第5941536号“新托福”商标、第1136266号“托福”商标、第176265号“TOEFL”商标、第5941538号“TOEFL IBT”商标（以下分别称引证商标六至九）、第35类服务上的第5941534号“新托福”商标、第5941539号“TOEFL IBT”商标（以下分别称引证商标十、十一）构成使用在类似商品或服务上的近似商标。三、被申请人与申请人为同行业从业者，其注册争议商标具有明显恶意，违背了诚实信用原则。争议商标的注册带有欺骗性及不正当性，其注册申请不仅会损害申请人的合法权益，更将损害公平竞争的市场秩序，损害商标注册管理秩序。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标在第9类、第16类商品以及第35类服务上予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：1、申请人商标使用证据；2、关于申请人及其商标的介绍、报道、广告宣传等证据；3、申请人商标注册信息；4、在先案件及相关裁定、决定；5、被申请人企业信息及其名下商标信息；6、其他相关证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由万国来朝教育科技（北京）有限公司于2017年6月19日申请注册，于2018年8月28日取得注册，核定使用在第9类“计算机软件（已录制）、电子出版物（可下载）、计算机程序（可下载软件）、鼠标垫、可下载的音乐文件、可下载的影像文件、便携式计算机专用包、可下载的计算机应用软件、电子图书阅读器、动画片”商品，第16类“海报、书籍、印刷出版物、连环漫画书、报纸、期刊、杂志（期刊）、新闻刊物、文具、自来水笔”商品，第35类“户外广告、广告宣传、电视广告、广告代理、计算机网络上的在线广告、在通讯媒体上出租广告时间、为零售目的在通讯媒体上展示商品、点击付费广告、商业信息代理、为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）、特许经营的商业管理、通过网站提供商业信息、替他人推销、市场营销”服务上。2022年11月20日该商标被依法转让至本案被申请人名下。
2、引证商标一至十一均于争议商标申请日前获准注册，引证商标一、二分别核定使用在第41类管理英语语言能力测试服务、考试评分、教育、语言技能和语言学习的考试服务等服务上，引证商标三至五分别核定使用在第9类已录制的计算机程序、视频光盘、透明软片（照相）、计算机程序（可下载软件）、唱片等商品上，引证商标六至九分别核定使用在第16类印刷品、印刷出版物、书籍、新闻刊物、文具、钢笔、印刷期刊和非期刊性的出版物印刷的式题等商品上，引证商标十、十一核定使用在第35类为零售目的在通讯媒体上展示商品、商业信息、替他人作中介（替其它企业购买商品或服务）等服务上。截至本案审理时，上述引证商标均为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题适用2013年《商标法》，程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条属于总则性规定，其实质内涵已体现在2013年《商标法》相关实体条款之中。我局将根据申请人的具体评审理由、在案证据等情况适用相应的实体条款予以审理。根据当事人提出的事实和理由，本案主要焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标三至十一是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品或服务上的近似商标。二、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第十三条第三款规定的不予以注册并禁止使用的情形。
关于焦点问题一，争议商标所采用的文字组合“托福爸”与引证商标三、六、十文字“新托福”、引证商标四、五、八文字“TOFEL”、引证商标七文字“托福”、引证商标九、十一显著认读文字“TOFEL”在文字构成、呼叫、含义等方面较为相近，已构成近似商标。争议商标核定使用的第9类计算机软件（已录制）、电子图书阅读器、动画片等全部商品与引证商标三至五核定使用的已录制的计算机程序、视频光盘、透明软片（照相）、计算机程序（可下载软件）、唱片等商品属于同一种或类似商品；争议商标核定使用的第16类书籍、印刷出版物、文具、自来水笔等全部商品与引证商标六至九核定使用的印刷品、印刷出版物、书籍、新闻刊物、文具、钢笔、印刷期刊和非期刊性的出版物印刷的式题等商品属于同一种或类似商品；争议商标核定使用的第35类广告宣传、商业信息代理、替他人推销等全部服务与引证商标十、十一核定使用的为零售目的在通讯媒体上展示商品、商业信息、替他人作中介（替其它企业购买商品或服务）等服务属于同一种或类似服务。争议商标若与引证商标三至十一共存于上述同一种或类似商品、服务上易使相关公众对商品、服务来源产生混淆误认。因此，争议商标在第9类、第16类商品以及第35类服务上与引证商标三至十一已分别构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品或服务上的近似商标。
关于焦点问题二，我局已根据2013年《商标法》第三十条对争议商标与引证商标的权利是否存在冲突的问题进行了审理，申请人的权利已得到充分保护。因此，我局对本案不再适用2013年《商标法》第十三条第三款进行审理，对申请人有关请求不再予以置评。
此外，鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条的规定对申请人在先商标权利予以保护，故不再对争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款中的实体性规定予以置评。
2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之情形系指商标标识本身带有欺骗性，易造成产地、质量等特点的误认，不宜作为商标使用。鉴于申请人提交的证据尚不足以证明本案争议商标属于上述条款所禁止之情形，故对申请人有关主张不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标在第9类、第16类商品以及第35类服务上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年10月11日
