申请人:西安精雕软件科技有限公司
被申请人:东莞泰极科技有限公司
申请人于2022年10月14日对第61477125号“JDSOFT SURFMILL”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:“JDSOFT SURFMILL”是申请人自主研发的CAD/CAM软件产品,在争议商标申请日之前已取得软件著作权并持续进行迭代更新,经长期的推广合作已具有较高知名度。争议商标是对申请人在先使用商标的抢注,且其还抢注了其他公司的CAD/CAM软件商标,其注册行为侵犯了申请人的合法权益。综上,争议商标的注册违反了《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,依法应予宣告无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、计算机软件著作权登记证书;
2、检测报告;
3、销售合同及发票、银行回单、应用证明、软件验收单;
4、PTB认证证书;
5、SurfMill相关书籍;
6、申请人及关联公司官网网站页面、展会照片、媒体报道、宣传图片、杂志摘页;
7、被申请人企业信息、商标注册情况;
8、申请人及关联公司信息。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2021年12月17日申请注册,2022年6月14日获准注册,核定使用服务为第42类“机械研究;计算机编程;计算机软件设计;计算机软件更新;计算机程序复制;计算机软件安装;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);计算机软件咨询;软件即服务(SaaS);通过单点登录技术为在线应用软件进行用户认证服务”。
2、除争议商标外,被申请人还申请注册了第62180426号“POWERMILL”商标、第67604843号“PRIMA POWER”商标、第60960255号“WMOULD”商标、第61509954号“普玛宝”商标等。
以上事实由申请人提交的证据及商标档案在案佐证。
我局认为,根据申请人陈述的理由和查明事实,本案焦点问题可以归纳为以下三点:
一、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条的规定。申请人主张争议商标的注册已构成抢注他人在先使用并具有一定影响商标的情形。申请人提交的证据1显示在争议商标申请日之前,其已取得软件名称为“模具设计及制造软件[简称 JDSOFT SURFMILL]”的计算机软件著作权;证据3显示申请人向他人销售“JDSOFT SURFMILL模具设计及制造软件”,并为购买方提供软件产品支持服务;证据4显示,申请人关联公司的“JDSOFT SURFMILL 9.5”软件于2020年获得PTB认证;证据6的官网图片等证据中申请人对“JDSOFT SURFMILL”软件进行宣传。故在案证据可以证明在争议商标申请日前,申请人已将“JDSOFT SURFMILL”作为商标使用在数控加工软件领域并具有一定知名度。争议商标由英文“JDSOFT SURFMILL”构成,与申请人在先使用的商标完全相同。争议商标核定使用的“机械研究;计算机软件设计”等服务与申请人“JDSOFT SURFMILL”商标所使用的数控加工软件领域具有较强关联性,故争议商标的注册已构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形,违反了《商标法》第三十二条的规定。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。申请人商标“JDSOFT SURFMILL”为整体无含义的词汇组合,商标本身具有一定独创性、显著性。争议商标与申请人商标的文字构成、排列顺序完全相同,难谓巧合。申请人提交的证据显示其商标为知名数控加工软件品牌,通过展会、教材书籍、网络等多种途径进行宣传和销售。根据我局查明事实,除争议商标外,被申请人还先后申请注册了多件与他人知名品牌相同或相近的商标,其中包括第62180426号“POWERMILL”商标、第67604843号“PRIMA POWER”商标、第60960255号“WMOULD”商标、第61509954号“普玛宝”商标等,且其对此亦无合理解释。故可以认定被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的复制、抄袭及摹仿他人知名商标的故意。该类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,损害了公共利益,已构成《商标法》第四十四条第一款所指以不正当手段取得商标注册的情形。
三、鉴于我局已适用《商标法》第四十四条第一款中的实体性规定决定争议商标予以宣告无效,故不再对争议商标的申请注册是否违反《商标法》第四条的规定予以置评。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年10月13日