申请人:迅销(中国)商贸有限公司
委托代理人:上海华诚知识产权代理有限公司
被申请人:湖北优尚服饰有限公司
委托代理人:沈阳四正知识产权代理有限公司
申请人于2022年09月27日对第16877358号“优依绵 YOU YI MIAN及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人已获株式会社迅销授权,为利害关系人,是适格主体。申请人关联企业的“优衣库”系列商标已具有较高知名度,第3012401号“优衣库”商标、第12821807号“优衣库”商标、第25276222号“优衣库”商标、第25类商品上国际注册第1022988号“UNI QLO”商标(以下分别称引证商标一至四)经申请人及其关联企业的使用宣传已具有较高知名度,曾被认定为服装等商品上的驰名商标,争议商标是对上述驰名商标的复制摹仿。争议商标与引证商标一至四构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标的注册违反诚实信用原则,易导致消费者对商品来源产生混淆误认。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条、第十五条第二款、第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人及其母公司简介;
2、申请人商标最早及持续使用证据;
3、申请人商品在中国的销售证据;
4、广告宣传材料;
5、媒体报道材料;
6、申请人商标获得的荣誉;
7、申请人排名证据;
8、被申请人恶意证据等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标并非对申请人驰名商标的复制摹仿,为被申请人独创,不易导致消费者混淆误认。争议商标与引证商标一至四不构成近似商标。争议商标的注册符合商标法相关法律规定。综上,被申请人请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据:
1、被申请人宣传图片;
2、购销合同及发票;
3、柜台租赁协议;
4、店铺营业执照等。
针对被申请人上述答辩材料,申请人向我局提交质证意见认为争议商标与引证商标一至四构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标是对申请人驰名商标的复制摹仿,被申请人申请注册争议商标违反诚实信用原则,易导致消费者对服务来源产生混淆误认,损害申请人的合法权利,淡化引证商标的知名度和显著性。综上,申请人请求对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标由沈阳奉福详商贸有限公司(以下称争议商标原注册人)于2015年5月5日申请,于2016年5月5日获准注册,核定使用在服装等服务上。争议商标原注册人向我局提交的营业执照显示,其经营范围包括服装、百货、鞋帽、针纺织品等。
2、引证商标一至四均为株式会社迅销所有,均早于争议商标申请日前获准注册,核定使用在第25类服装等商品上。现处于有效专用权期限内。
3、北京市高院在(2021)京行终7200号行政判决书以及我局商评字[2020]第0000247296号重审第0000006150号裁定中认定在2016年4月14日前引证商标四为服装等商品上已为相关公众所熟知。
我局认为,鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。
争议商标于2016年5月5日经我局核准注册,申请人于2022年9月22日向我局申请争议商标无效宣告之时,争议商标的注册已过五年。依据2013年《商标法》第四十五条第三款的规定,“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定,自商标注册之日起五年内,在先权利人或利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”故申请人依据2013年《商标法》第十五条、第三十条所提无效宣告请求,我局予以驳回。
2013年《商标法》第七条确立的诚实信用原则为商标注册使用的原则性规定,其具体内容已体现在实体条款中,故本案中我局适用2013年《商标法》具体规定进行审理。
申请人提交的广告宣传材料、媒体报道材料、申请人商标获得的荣誉、申请人排名等证据以及我局查明事实3可知,在争议商标申请日之前,核定使用在服装等商品上的引证商标四在服装销售市场占据较大市场份额,已为相关公众所熟知。同时,上述证据可以证明“UNI QLO”商标经使用申请人使用宣传与中文“优衣库”形成对应关系。争议商标由“优依绵 YOU YI MIAN”和图形构成,与引证商标四在字母呼叫、含义、整体视觉效果等相近,构成引证商标四的摹仿、翻译。争议商标核定使用的商品与引证商标四核定使用的商品在消费群体和销售对象等方面高度重叠,争议商标的使用致使申请人对引证商标四享有的利益可能受到损害,导致相关公众对商品来源产生误认的可能性。同时争议商标原注册人作为同行业从业者,其对申请人“UNI QLO”商标理应知晓,但仍申请注册与申请人上述具有一定知名度商标呼叫相近的争议商标的行为难谓正当,故争议商标原注册人申请注册争议商标的行为具有一定恶意。因此,争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十三条的规定。鉴于引证商标四在服装商品上作为相关公众所熟知商标的权利已受到保护,故我局对引证商标一、二、三是否为相关公众所熟知不再予以评述。
目前尚无证据证明,争议商标的注册易导致消费者产生误认,故争议商标未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指不得作为商标使用之情形。
2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指不良影响的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案争议商标并未构成上述条款所指情形,因此申请人该项理由不成立。
申请人提交的相关证据不足以证明争议商标在申请注册过程中原注册人存在扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益的情形,故申请人依2013年《商标法》第四十四条第一款请求对争议商标予以无效宣告的理由亦不能成立。
申请人其他理由缺乏事实依据,我局均不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年12月14日