申请人：德国雨果博斯商标管理有限公司
委托代理人：北京泰仑知识产权代理有限责任公司
被申请人：上海皮斯鸟服装有限公司
委托代理人：北京常理知识产权代理有限公司
申请人于2021年08月09日对第965130号“BOSS EYED”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、在争议商标申请日前，申请人BOSS系列商标已经在中国取得了极高的知名度，构成驰名商标。争议商标与申请人在先注册的第257001号“BOSS”商标（以下称引证商标）构成相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标系被申请人从谢作针处受让而来，争议商标原所有人谢作针有一贯抄袭他人在先知名商标的主观恶意。三、争议商标在实际使用中突出使用“BOSS”部分，弱化“EYED”，未使用图形部分，这一行为更加印证了谢作针与被申请人具有恶意。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条第一款、第七条、第十三条第二款、第三十条、第四十四条第一款的规定对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：
1、引证商标档案；
2、雨果博斯集团发展历史时间表；
3、雨果博斯（香港）商贸有限公司注册证明；
4、BOSS品牌在中国大陆的专卖店列表；
5、BOSS品牌在中国大陆的专卖店商场位置引导图；
6、雨果博斯（上海）商贸有限公司2013年度审计报告；
7、雨果博斯集团中文在线商店；
8、德国雨果博斯商标管理有限公司商标档案；
9、1994年至今雨果博斯集团就其BOSS系列品牌在中文期刊和杂志上刊登的广告；
10、2000年至今新华网、人民网对BOSS系列品牌的报道；
11、国家图书馆以“BOSS”为关键词检索的报道列表、检索报告、以及1998年至2000年的部分报道；
12、国家图书馆以“BOSS 服装”为关键词检索的报道列表、检索报告、以及2000年至2013年的部分报道；
13、国家图书馆以“BOSS 服装”为关键词检索的报道列表、检索报告、以及2011年至2013年的部分报道；
14、2012-2013年《第一财经日报》等多家国内媒体对BOSS战略协议、明星参加活动、赞助F1赛车大奖赛、举办时装周、赞助国际顶级体育赛事、赞助当代艺术活动的报道；
15、胡润研究院《2015至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报道》；
16、雨果博斯集团BOSS系列品牌获得的国际奖项及认定；
17、贝恩公司2009年-2013年中国奢侈品市场研究报告及相关资料；
18、认定BOSS系列商标为驰名商标、具有极高知名度的行政、司法文书；
19、各地工商局、海关、司法机关认定有关侵犯BOSS商标的相关文书；
20、1999、2000年《全国重点商标保护名录》、《关于印发全国重点商标保护名录的通知》；
21、《中国工商报》、《中华商标》的报道；
22、谢作针申请商标列表；
23、谢作针名下其他与BOSS高度近似的商标档案；
24、谢作针抢注、抄袭的商标档案打印件及相应介绍；
25、关于认定争议商标原注册人恶意的裁定打印件；
26、“BOSS EYED自营店”中争议商标销售页面截图；
被申请人答辩的主要理由：申请人提交的无效宣告申请已超出《商标法》第四十五条规定的五年期限，故对于申请人提出的争议商标违法《商标法》第三十条的理由应予驳回。争议商标1995年提出注册申请时未侵犯申请人的权利，争议商标共发生过两次转让，申请人所述谢作针的恶意注册行为与本案无关，答辩人的商标符合法律规定，并非是对申请人商标的模仿和抄袭。申请人的引证商标也是他人转让而来，申请人实际使用和宣传的时间晚于争议商标。淘宝网上唯一有正规授权的店铺是雁荡店，其一直在规范使用争议商标，申请人提交的证据26“BOSS EYED自营店”并非被申请人授权产品，是第三方假冒答辩人品牌在网络上销售。争议商标经被申请人的长期宣传和使用已得到广大消费者的青睐与好评。综上，请求对争议商标予以维持注册。
被申请人提交了以下主要证据：
1、被申请人授权上海梵希奴品牌管理有限公司（以下称梵希奴公司）使用争议商标的许可合同、多份梵希奴公司的服装销售合同、谢作针授权杭州猴王服饰有限公司（以下称猴王公司）使用争议商标的许可合同、猴王公司多份销售合同、购销合同、销售发票；
2、微信广告、抖音直播等线上广告宣传资料；
3、淘宝网上唯一有授权的“BOSS EYED雁荡店”的销售产品图片；
4、部分服装样品图片与购销合同；
5、实体店店铺照片；
6、网店销售价格截图；
7、发货单等。
针对被申请人的答辩意见及证据，申请人提出以下质证意见：申请人提出的无效宣告申请并未超出法定期限，申请人请求对引证商标在服装、雨衣等商品上的驰名商标状态再次予以确认。申请人于1973年进入香港市场，于1982年进入大陆市场，1994年12月份第一家BOSS品牌直营店在上海设立，引证商标曾多次被法院认定为驰名商标。被申请人的证据无法证明争议商标经使用已取得市场声誉。申请人在淘宝的“BOSS EYED自营店”与“BOSS EYED雁荡店”分别购买了商品，发现制造商、发货地均相同，并且雁荡店还有抄袭其他知名品牌的行为。被申请人提交的证据显示，2018年10月5日谢作针授权猴王公司使用争议商标，被申请人提交的部分使用证据发生在争议商标转让日之前，申请人合理怀疑被申请人与谢作针和猴王公司有关联。经第三方平台查询显示，被申请人与猴王公司联系方式相同，公司年报地址均为瑞安市瑞光大道88号。同时，被申请人提交的证据显示其将争议商标授权给上海梵希奴品牌管理有限公司（以下称梵希奴公司）使用，经查询第三方平台，梵希奴公司法定代表人为“陈凤”，猴王公司同样有一名股东为“陈凤”。由此可见被申请人与争议商标原持有人具有关联，步调一致的从事商标囤积、倒卖等行为。综上，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下证据：
27、商标档案;
28、相关法院判决书；
29、“BOSS EYED自营店”与“BOSS EYED雁荡店”的购买记录和产品标签照片；
30、争议商标网络宣传页面；
31、第三方网站查询页面等。
申请人补充提交了两份在“BOSS EYED自营店”与“BOSS EYED雁荡店”购买商品及收货的公证书。
针对申请人的质证意见及证据，被申请人提出以下理由：争议商标经过两次转让，答辩人已将争议商标的商品及服务投入市场经营运作并取得一定知名度。答辩人名下其他商标案例与本案并无直接关联，答辩人并非囤积商标。申请人申请了大量的商标，明显超出正常使用范围，其行为具有缺乏真实使用意图而牟利的行为。综上，申请人的理由不成立，请求对争议商标予以维持注册。
经审理查明：
一、争议商标由厦门市集美区波仕服装公司于1995年6月26日提出注册申请，2006年11月28日经异议复审核准注册，核准使用在第25类服装商品上，2008年5月21经核准转让至谢作针，2019年9月20日经核准转让至本案被申请人，经续展，专用期限至2027年3月20日止。
二、引证商标由雨果博斯股份有限公司于1985年8月23日提出注册申请，1986年7月30日核定使用在第25类服装等商品上，2005年11月28日经核准转让至德国雨果博斯商标管理有限公司，经续展专用权有效期至2026年7月29日。
三、经查询国家企业信息公示系统，猴王公司法定代表人为谢作针，2013年至2017年年猴王公司与被申请人的企业年报中联系电话均为13955826888。2013年至2021年猴王公司与被申请人的企业年报中地址均为瑞安市瑞光大道88号。
梵希奴公司法定代表人为“陈凤”，猴王公司股东为“谢作针、陈凤”。
四、经查询，被申请人共申请注册37件商标，猴王公司共申请注册249件商标，其中包括“帝国保时捷”、“全球宝马”、“国际荭豆”等。商评字[2019]第0000235200号无效宣告裁定中认定猴王公司的行为构成 《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
谢作针名下共500余件商标，其中包括“背靠背”、“雷克萨斯;LEI DE SA SI”、“国际博斯登”、“丁俊晖”等。商评字[2021]第0000240442号无效宣告裁定中认定谢作针的行为构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
五、雨果博斯股份有限公司1999年4月29日曾以争议商标的申请注册侵犯了其驰名商标的权益且与第257001号“BOSS”商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标为由，对争议商标提出异议及异议复审申请，我局于2006年8月2日做出的商评字[2006]第2570号异议复审裁定书裁定对争议商标予以核准注册，该裁定书已生效。
雨果博斯股份有限公司在该案中提交了以下证据：
1、申请人在我国获准注册和获得领土延伸保护的商标注册证明书复印件；
2、申请人“BOSS”系列商标的使用情况及图片的复印件。
3、北京市高级人民法院在2002年关于“BOSS”网络域名纠纷的民事判决书的复印件，该院在判决书中认定申请人的“BOSS”系列商标具有较高知名度。
4、商标局驳回的若干与“BOSS”商标近似的商标异议裁定的复印件，用以证明该类商标容易使得消费者联想其为申请人拥有的商标。
5、商标局认定申请人“BOSS”及“HUGO BOSS”系列商标具有一定知名度的异议裁文的复印件，如： （2001）商标异字第617号关于“RICH BOSS”异议裁定书、 （2000）商标异字第1630号关于第1268560号“KIDS BOSS及图形”商标异议的裁定等。
6、奥地利、德国、比利时等国外法院判定申请人“BOSS”商标为驰名商标的裁判及有关译文、公认证的复印件。
7、中国工商报有关国家商标局认定“BOSS”等商标为驰名商标报道的复印件。
8、商标局2004年针对“BOSS REPUBLIC”异议裁定书的复印件，在裁文中商标局认定申请人注册并使用在服装等商品上的“BOSS”商标为驰名商标。
六、申请人曾于2017年12月25日依据2013年《商标法》第四条第一款、第七条、第十条第一款第（八）项、第十四条第一款、第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定对本案争议商标提出无效宣告申请，我局于2019年5月13日作出的商评字[2019]第0000116482号无效宣告请求裁定书裁定对争议商标予以维持注册，该裁定书已生效。
申请人在上述案件中提交了以下证据：
1、相关商标档案；
2、雨果博斯集团发展历史时间表；
3、雨果博斯（香港）商贸有限公司注册证明；
4、BOSS品牌在中国大陆的专卖店列表；
5、BOSS品牌在中国大陆的专卖店商场位置引导图；
6、争议商标申请注册前，申请人围绕BOSS品牌申请注册的商标；
7、雨果博斯集团在机场、车站等地投放的广告；
8、争议商标申请注册前，期刊、杂志、报纸上对BOSS品牌的宣传、报道；
9、词典对“EYED”的解释；
10、被申请人实际使用争议商标的网页截图；
11、在先相关判例；
12、谢作针申请商标列表；
13、谢作针名下其他与BOSS高度近似的商标档案；
14、谢作针抢注、抄袭的商标档案打印件及相应介绍。
以上事实有商标档案及我局查明事实在案佐证。
我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，晚于2001年12月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2001年《商标法》，本案的相关程序问题仍适用现行《商标法》。申请人所述的争议商标侵犯其驰名商标权益，争议商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，被申请人、谢作针、猴王公司等以其他不正当手段注册商标等主张，分别属于2001年《商标法》第十三条、第二十八条、第四十一条第一款调整范围。
查明事实表明，雨果博斯股份有限公司曾以争议商标的申请注册侵犯了其驰名商标的权益且与第257001号“BOSS”商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标为由，对争议商标提出异议及异议复审申请，我局作出的生效裁定书对上述理由均不予支持。申请人曾以争议商标的注册违反2013年《商标法》第四条第一款、第七条、第十条第一款第（八）项、第十四条第一款、第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定为由对争议商标提出无效宣告申请，我局作出的生效裁定书对上述理由均不予支持。本案中，申请人并未提出新的引证商标，故申请人关于争议商标与第257001号“BOSS”商标构成2001年《商标法》第二十八条的理由属于“一事不再理”之情形，我局予以驳回。申请人主张“争议商标的注册侵犯其驰名商标的权益，且被申请人及关联公司的注册申请属于以其他不正当手段取得注册”，并提交了新的证据，故申请人关于争议商标违反2001年《商标法》第十三条、第四十一条第一款的理由不属于“一事不再理”之情形，我局予以审理。根据当事人的理由、事实和请求，本案审理如下：
一、本案争议商标于2006年11月28日经我局异议复审核准注册，申请人于2021年08月09日向我局申请宣告争议商标无效之时，争议商标的注册已过五年，且申请人并未对其商标在争议商标申请注册日前在中国大陆的知晓程度、持续使用时间、纳税证据、销售地理范围等因素进行充分举证，故申请人提交的在案证据尚不足以证明其商标在争议商标申请注册日前已为相关公众所熟知。因此，申请人依据2001年《商标法》第十三条所提无效宣告理由，我局不予支持。
二、本案中，申请人的“BOSS”系列商标具有一定显著性与独创性，争议商标完整包含了申请人的商标。被申请人称“淘宝网上唯一有正规授权的店铺是雁荡店，其一直在规范使用争议商标，申请人提交的证据26系第三方假冒答辩人品牌在网络上销售”，但由申请人提交的“BOSS EYED自营店”与“BOSS EYED雁荡店”的购买记录和产品标签照片、争议商标网络宣传页面、收货公证书等证据可知，“BOSS EYED自营店”与“BOSS EYED雁荡店”发货地、产品制造商均相同，上述店铺在实际使用争议商标时，突出使用“BOSS”文字部分，弱化“EYED”文字部分，并删除了图形部分，最终使用的商标标识与引证商标在文字构成、呼叫等方面相近，已构成近似商标。由查明事实及申请人提交的证据可知，谢作针为猴王公司的法定代表人，2013至2017年间猴王公司与被申请人联系电话相同，2013年至今猴王公司与被申请人地址均相同，由被申请人提交的证据及查明事实可知，被申请人授权梵希奴公司使用争议商标，梵希奴公司法定代表人陈凤是猴王公司股东，上述事实可以证明被申请人与谢作针、猴王公司有关联关系，故对于被申请人认为转让人“谢作针”的商标注册情况与本案无关联性的观点我局不予认可。由查明事实四可知，谢作针共申请注册了500余件商标，其中包括“背靠背”、“雷克萨斯;LEI DE SA SI”、“国际博斯登”、“丁俊晖”等；猴王公司共申请注册249件商标，其中包括“帝国保时捷”、“全球宝马”、“国际荭豆”等。上述商标与他人姓名、在先使用并具有一定独创性和显著性的商标相同或近似。据此，我局认为被申请人、争议商标原所有人谢作针和猴王公司的上述行为不仅明显超出正常的生产经营需要，且明显具有借助他人品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，违反诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。因此，争议商标的注册已构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。
申请人其他主张，因缺乏事实与法律依据，我局不予支持。
依照2001年《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年03月16日
