申请人:麦当劳公司
委托代理人:北京万慧达知识产权代理有限公司
被申请人:合肥鹿小鼠商贸有限公司
申请人于2022年05月05日对第46142083号“柠麦乐NINGMAILE”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、申请人“麦当劳”商标经过使用已在中国消费者中获得极高知名度,“麦乐”是申请人旗下众多最受欢迎产品和服务的名称前缀,经过持续使用和宣传,在争议商标申请注册前,“麦乐送”、“麦乐鸡”、“麦乐酷”等产品和服务已获得极高知名度,中国消费者已将食品饮料、餐厅、外卖服务上的“麦乐”字样商标与申请人建立起唯一对应的联系。2、争议商标与申请人在先第34455166号“麦乐”商标(以下称引证商标一)、第34455165号“麦乐”商标(以下称引证商标二)、第21966281号“麦乐酷”商标(第32类)(以下称引证商标三)、第45418130号“麦乐酷”商标(以下称引证商标四)、第17380138号“麦乐卡”商标(以下称引证商标五)、第35220030号“麦乐鸡”商标(以下称引证商标六)、第38573513号“麦乐送”商标(以下称引证商标七)构成相同或类似商品上的近似商标。争议商标的注册和使用将导致相关公众的混淆、误认。3、被申请人及其关联方名下累计近420件商标,覆盖30个类别,名下大量商标(暂计284件)出于公开出售、转让状态,多件商标有抄袭、摹仿他人在先商标之嫌。基于以上,被申请人及其关联公司具有通过囤积转卖商标及摹仿、抄袭他人商标的不正当手段来牟取不法利益的故意及恶意,此等行为无疑是对有效商标资源的浪费,且扰乱了正常的商标管理秩序和公平竞争的市场环境。4、被申请人及其关联公司合肥伊兰缇商贸有限公司登记的企业地址与争议商标代理机构合肥市佑杨财务咨询有限公司高度一致,被申请人、其关联公司和其法定代表人史振振名下的商标所使用的代理机构均为合肥市佑扬财务咨询有限公司,进一步佐证了主体间的关联。被申请人的监事肖江平曾任合肥市佑扬知识产权服务有限公司的大股东和监事。争议商标极有可能是商标从业人士成立的职业商标团伙规避《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十九条监管的产物。请求依据《商标法》第十九条、第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人大事记、背景及中国发展史等介绍、有关申请人的国家图书馆检索报告、《福布斯》杂志“全球500强排名”等;
2、申请人商标注册信息;
3、申请人网站关于各麦当劳餐厅的地址和联系方式、广告列表、广告截图、广告合同、广告发票、国家图书馆检索报告等;
4、在先裁定文书;
5、被申请人商标注册信息、关联企业申请注册商标信息、被抄袭品牌介绍、合肥市佑扬知识产权服务有限公司工商档案及相关备案等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2020年5月9日提出注册申请,指定使用在第32类可乐、苏打水等商品上,该商标经异议程序于2022年4月14日获准注册,专用权期限至2030年12月27日。
2、申请人享有引证商标一、三至七的专用权。引证商标三、五、六、七在争议商标申请注册前提出注册申请并获准注册,引证商标一、四在争议商标申请注册前提出注册申请,分别于2022年11月20日、2020年9月27日被初步审定,引证商标一核定使用在第29类牛奶饮料(以牛奶为主)等商品上,引证商标三至七核定使用在第32类可乐、果汁等商品上,现处于专用权期限内。
3、申请人享有引证商标二的在先申请权。引证商标二在争议商标申请注册前提出注册申请,指定使用在第30类茶饮料等商品上,现处于驳回复审程序中,享有在先商标申请权。
4、被申请人在2019年10月24日至2020年8月3日期间共申请注册包括争议商标在内的180余件商标,涉及第5、6、9、10、11、12、14、16、18、20、21、24、25、28、29、30、31、32、35、40、43等众多商品及服务类别,多件商标与申请人或他人在先商标构成近似商标。
6、被申请人监事肖江平为合肥市佑扬知识产权服务有限公司股东。
以上事实有相关商标档案及申请人提交的证据5在案佐证。
我局认为,结合申请人理由、提交的证据及我局审理查明的事实,本案焦点问题可归结为,1、争议商标与引证商标一至七是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,进而违反《商标法》第三十条、第三十一条的规定;2、争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册的”规定。
关于焦点问题1,争议商标指定使用的可乐、苏打水等商品与引证商标一至七分别核定使用的可乐、果汁等商品属于同一种或类似商品。争议商标由汉字“柠麦乐”及其汉语拼音“NINGMAILE”组成,“柠麦乐”作为其显著识别标识与引证商标一至七相比较,均含有“麦乐”文字,其在文字组成方面相近,含义亦存在关联。若争议商标与引证商标一至七在上述同一种或类似商品上在市场上共存,易造成消费者对商品来源的混淆、误认。故争议商标与引证商标一至七已分别构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标的注册违反了《商标法》第三十条、第三十一条的规定。
关于焦点问题2,我局查明的事实表明,被申请人在2019年10月24日至2020年8月3日期间共申请注册包括争议商标在内的180余件商标,涉及第5、6、9、10、11、12、14、16、18、20、21、24、25、28、29、30、31、32、35、40、43等众多商品及服务类别,同时,包括多件与申请人或他人在先商标构成近似的商标。另查明,被申请人监事肖江平为合肥市佑扬知识产权服务有限公司股东。对于以上查明事实,被申请人未提供其商标使用情况的证据或提供证据证明其具有使用商标的真实意图,亦未提供其商标的合理出处,并对企业人员相关情况进行答辩。我局认为,被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要,具有大量囤积商标的不正当意图及抄袭他人商标的恶意,其行为将导致相关消费者对商品及服务来源产生误认,扰乱正常的商标注册管理秩序,并损害公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册的”情形。
另,申请人关于争议商标的注册违反《商标法》第十九条第四款规定的主张缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照现行《商标法》第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年03月22日